こんにちは、知財実務情報Lab. 管理人の高橋政治 (弁理士・技術士)です。
国内優先権主張出願の実務における目的別注意点をまとめました。
今回の内容は以下の通りです。
＜目次＞
１．はじめに →前々回
２．審査基準と裁判例との齟齬 →前々回
３．目的別の注意点
3.1 基礎出願の実施例が少ないので追加したい → 前回
（１）優先権が認められる範囲 → 前回
（２）基礎出願時の注意点 → 前回
（３）実施例がない場合 → 前回
（４）実施例が足りているか不明である場合 → 前回
3.2 特有の効果を奏する実施例を追加したい → 今回
（１）優先権が認められる範囲 → 今回
（２）国内優先権主張出願時の注意点 → 今回
3.3 その他 → 以下は次回
（１）好適態様を従属項として加えたい
（２）２つの特許出願を併合したい
（３）請求項１の技術的範囲を拡張したい
（４）請求項１に新たな構成要件を加えたい
（５）実施例データを修正したい
４．PCT国際出願について
５．おわりに
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３．目的別の注意点
3.2 特有の効果を奏する実施例を追加したい
（１）優先権が認められる範囲
（a）基礎出願を行った後、その発明に関する研究開発が継続されており、基礎出願に示した実施例とは異なる特有の効果を奏する実施例が見つかったとする。このような場合、主に進歩性が認められる可能性を高めるため、これらの実施例を追加することがある。
このような場合であって、国内優先権主張出願の請求項を基礎出願の請求項と同じとした場合について、以下に説明する。
（b）基礎出願の請求項１が「Aを備える○○物」であり、その効果がXであるとする。ここで基礎出願後、出願人（発明者）は、Aがaである場合に（aはＡの下位概念）、○○物は効果Xに加えて効果Xとは異なる特有の効果である効果Yも奏することを見出したとする。そして、このような特有の効果Yを奏する実施例を追記した国内優先権主張出願を行うとする。ここで国内優先権主張出願の請求項１は基礎出願の請求項１と同じ「Aを備える○○物」とする。
（c）この場合、国内優先権主張出願において「aを備える○○物」に優先権の効果は認められない。そして請求項１は「Aを備える○○物」であるものの、これは「aを備える○○物」を含んでいるため、請求項１は優先権の効果は認められない。
その結果、例えば基礎出願後かつ国内優先権主張出願前に、「aを備える○○物」について公開または他者が出願した場合、国内優先権主張出願は29条1項または29条の２に基づいて拒絶されることになる。
（d）ここで、拒絶理由が通知された後、実施例として加えた「aを備える○○物」を削除すれば優先権の効果が認められることになり、拒絶理由は解消すると考えられる。しかしながら、その結果、特許査定が出た請求項１である「Aを備える○○物」に、「aを備える○○物」が含まれないと解される可能性がある。出願人が拒絶理由を解消するために特許発明から「aを備える○○物」を意識的に除外したと考えることができるからである。
ただし、平成16年7月28日に公表された『「優先権」審査基準案に対する意見及び回答』のQ15（人工乳首事件の判決に基づいて例示されたと考えられる「優先権の主張の効果の判断例」［例3］において、優先権が無効である判断される部分が、上位概念で記載された請求項の権利範囲から除かれるわけではないことの明記を求めたもの）７）に対して特許庁は「特許発明の技術的範囲は、あくまでも特許請求の範囲に基づいて定められるものであり、優先権主張の効果が認められる範囲とは直接関係しません。」と回答しており、この回答に基づけば、拒絶理由が通知された後、実施例として加えた「aを備える○○物」を削除しても、その結果、得られた特許発明に「aを備える○○物」が含まれる可能性も有る。
また、実施例として加えた「aを備える○○物」を削除することは、国内優先権主張出願を行わない、すなわち基礎出願を行っただけの状態に戻すことに等しいのだから、基礎出願におけるの請求項がそのまま特許されたならば得られたはずの権利範囲を取得できなくなるのは不合理である。したがって、実施例として加えた「aを備える○○物」を削除しても、その結果、得られた特許発明に「aを備える○○物」が含まれるべきとも考えられる。
（e）上記は人工乳首事件と同一のケースである。人工乳首事件では基礎出願と国内優先権主張出願との請求項は同一であるが、請求項における「伸長部」について、基礎出願の明細書では環状のものが記載されていたが、国内優先権主張出願の明細書には螺旋状のものが追加され、伸長部が螺旋状であると人工乳首が伸び易くなり、また、製造時に金型から抜け難いという、環状の人工乳首が奏する効果とは異なる特有の効果が発揮されることが記載された。
裁判所は「単に後の出願の特許請求の範囲の文言と、先の出願の当初明細書等に記載された文言とを対比するのではなく、後の出願の特許請求の範囲に記載された発明の要旨となる技術的事項と先の出願の当初明細書等に記載された技術的事項との対比によって決定すべきである」と指摘し、後の出願の特許請求の範囲の文言が、先の出願の当初明細書等に記載されたものといえる場合であっても、先の出願に記載されていない技術的事項を、後の出願に記載することにより、後の出願の発明の要旨となる技術的事項が、先の出願に記載された技術的事項の範囲を超えるものとなった場合には、その超えた部分については優先権主張の効果は認められないと判示した７）。
（２）国内優先権主張出願時の注意点
（a）上記に基づくと、基礎出願後、基礎出願に記載した実施例が奏する効果とは異なる特有の効果を奏する実施例が見出された場合、国内優先権主張出願を行わない方が良いとも考えられる。上記のケースにおいて国内優先権主張出願を行わなかった場合、基礎出願後、他者が「aを備える○○物」を実施しても、当然、それを理由に基礎出願の新規性が否定されることはない（国内優先権主張出願を行わないのであれば先の出願は基礎出願ではなく、単なる特許出願であるが、ここでは基礎出願と呼ぶことにする。以下同様。）。基礎出願が権利化された場合、「aを備える○○物」の実施が、「Aを備える○○物」の範囲内であるから、他者が自社の特許を侵害していることと認定される可能性は多々ある（ただし、「aを備える○○物」がサポートされていない等の理由で、他者が自社の特許を侵害していないと認定される可能性もある）。
（b）そうすると、次に問題になるのは、基礎出願後、基礎出願に記載した実施例が奏する効果とは異なる特有の効果を奏する実施例が見出された場合、国内優先権主張出願を行わないと判断できるのかという点である。
3.1（２）（ｂ）に記載したように、基礎出願後かつ国内優先権主張出願前に、国内優先権主張出願の請求項に係る発明の特許性を否定し得る文献等が見つかって国内優先権主張出願の効果が認められなくなる可能性は低い。そして、そのような文献等が見つからない場合、国内優先権主張出願に特有の効果も奏する実施例が含まれていれば、それを含む範囲に減縮補正する必要が生じる可能性はあるものの、国内優先権主張出願は権利化できる可能性は相対的に高くなる。
また、特有の効果を奏する実施例について基礎出願とは別の特許出願とすると、基礎出願とは別に特許出願、出願審査請求および中間対応のためのコスト（労力、費用等）がかかるのだから、出願人としては、できればこれは避けたいと考えるだろう。
さらに、上記のように、他者が「aを備える○○物」が実施されているのであれば、その事実を国内優先権主張出願を行う前に見つけることができるかもしれないが、他者が「aを備える○○物」を出願した場合、国内優先権主張出願の前にその事実を見つけることは不可能である。
そうすると、特有の効果も奏する実施例が見出された場合、他者が「aを備える○○物」が実施されている事実を国内優先権主張出願を行う前に見つけた場合を除き、国内優先権主張出願を行わないと判断することは難しいと考えられる。
（c）もう１つの問題として「基礎出願の実施例が奏さない特有の効果」とはどのような効果を指すのかという問題が挙げられる。人工乳首事件によると「特有の効果」は「異質な効果」に近いように思われる。国内優先権主張出願の請求項に係る発明が「異質な効果」を備えるのであれば進歩性が認められる可能性は高まる。
ここで「特有な効果」に「同質顕著な効果」が含まれるか否かは不明である。
（d）以上から考えると、競争が激しく数日違いでの出願をしばしば行われている技術分野の発明の場合や、他者が「aを備える○○物」を実施している事実を基礎出願後に見つけた場合を除き、基礎出願後、特有の効果も奏する実施例が見出されたならば、国内優先権主張出願を行って良いと考えられる。
ただし、可能性は低いものの、その国内優先権主張出願を行うことが自社に不利に働くことがあり得ることを認識しておくべきだろう。
引用文献等
7） 早乙女智美、外１名「特許出願において優先権の利益を享受できない場合について」、知財管理 Vol.63 No.12 2013、p.1911-1921