アセアンで特許を取るための戦略(つづき)

 

こんにちは、知財実務情報Lab. 専門家チームの石川 勇介(日本弁理士、元ジェトロ・バンコク事務所)です。

 

今回は、前回紹介した「東南アジア(アセアン諸国)で特許を取るための戦略」に続く内容としまして、「タイ独特の特許制度における留意点」についてご説明したいと思います。

 

以下の項目についてご説明します。

1.アセアンで特許を取るための戦略(前回の振り返り)

2.仮想事例(タイ独特の制度への留意)

3.最後に

 

 

1.アセアンで特許を取るための戦略(前回の振り返り)

(1)前回は、アセアンで特許を取得するにあたり、以下の権利化戦略を一案としてご提案しました。

 

この方法であれば、アセアン特有の「審査の長期化」を回避できます。また、「日本で十分に審査・審理」がなされた、シンプルで明確なクレームで現地でも特許を取得することが可能です。

 

実務上は、「PPH(特許審査ハイウェイ)」を利用することで、日本での審査結果を活かして、現地でそのまま権利化、または形式的な補正を加えるだけで権利化を実現できると考えます。

 

現地で取得する特許権の発明内容が、現地当局や現地代理人(あるいは第三者)にとって分かりやすく疑義が生じにくいものであれば、権利活用がし易く、予見性の高い特許となります。

 

 

(2)また前回の記事では、アセアン諸国の中でも「タイ」について、現地で出願公開されないと出願審査請求ができないという「独特の特許制度」があることに触れました。

 

今回は、引き続き以下の「仮想事例」を用いながら、「タイ」で特許取得を目指す場合について詳しくご説明します。

 

2.仮想事例(タイ独特の制度への留意)

(1)ある日本企業が、将来の市場を見据え、以下の「発明(用途発明)」について「日本、米国、欧州、及びアセアン(タイ、インドネシア、マレーシア)」で特許取得を検討しているケースを想定します。

 

 

(2)上述しました『STEP1』については、前回と同様でして、最初に日本で特許出願を行い、その特許出願日から1年以内に国内優先権を主張して(試験データを追加)、「PCT国際出願」を行ったケースを想定しています。

なお、下記に示す「手続日」、「オフィスアクション日」、「経過期間」は、日本特許庁(ジェトロ)の統計情報と弊所実績に基づき、おおよその期間を設定したものです(『STEP2』も同様です)。

 

 

上記の時系列グラフにある通り、PCT国際出願後に国際調査レポートを受領したら、速やかに日本へ国内移行し、自発補正及び早期審査を進めます(スーパー早期審査の利用も可能です)。

 

このようにして、PCT国際出願(優先日:2024年4月1日)の国内移行期限(2026年10月1日)までに、日本で権利範囲が広く、審査官(審判官)から認められた安定的な特許の取得を目指します。  

日本での特許取得が完了したら、次に『STEP2』へと進みます。

 

 

(3)次に、上述しました『STEP2』を実践します。

具体的には、下記の『PCT国際出願からアセアン(インドネシア、マレーシア、タイ)での権利化までの時系列グラフ』をご覧ください。

 

日本で特許を取得した後は、アセアン現地で「PPH制度」を利用し、日本と実質的に同じ権利範囲での早期の権利化を目指します。「インドネシア、マレーシア」は前回の通りですので、今回は「タイ」に焦点を当てて説明します。

 

 

 

具体的には、現地代理人と連絡を取り合い、タイへの国内移行手続(国内移行の願書、国際出願の写し、翻訳文、委任状、優先権証明書など)を進めます。この際、「タイ」では出願書類をタイ語で作成する必要があるため、「日本語⇒英語⇒タイ語」の翻訳文が必要となります(通常、英語⇒タイ語の翻訳作成は、現地代理人に依頼することが多いです)。この場合、翻訳文の完成までに、「3カ月程度」を要すると見込まれます。

 

なお、日本の特許事務所で英訳を内製している場合は、翻訳文の作成期間をもう少し短縮できるかと思います。

 

「翻訳文」を含む「国内移行手続に必要な書類一式」が準備できたら、現地代理人を通じて「タイ」へ移行手続を行います。

 

ここで留意すべきは、「タイ独特の特許制度」です。「タイ」では、現地で出願公開されないと出願審査請求ができないため、出願審査請求を行う前に「出願公開の申請(公開申請)」を行う必要があります(第一の壁)。

 

また第二の壁として、「出願公開の申請」を行うためには、タイ知財局にて「方式審査」が完了し、同局から「公開料納付通知」を受領している必要があります(出願公開を希望するなら公開料を納付してね、という通知です)。タイの通常運用では、国内移行期限終了後(本事例では2026年10月1日以降)に方式審査が開始されます。そのため、出願人側から「方式審査の早期申請」を行い、速やかな方式審査の開始を申請する必要があるのです。

(タイでは国内移行直後に審査請求(PPH申請)ができないため、タイ知財局側では出願人が早期権利化を希望していることを把握できないのです。)

 

このように、「タイ」では、第一の壁(出願公開が必要)、第二の壁(方式審査の完了が必要)が存在するため、上記『STEP2』のグラフに示すように、インドネシアやマレーシアと比べて、「出願審査請求(審査請求)」が可能になる時期が1年程度遅れてしまいます(本事例では2027年9月1日)。

 

この点については、タイ特許法の改正、具体的には「審査請求の出願日基準化(現状では、出願公開日から5年以内となっています。)」が早急に望まれるところです。

 

晴れて「出願審査請求」を行う際には、日本の特許クレームに合わせる形で「自発補正」及び「PPHの申請」を行います。これにより、日本での審査結果を活用し、現地でそのまま権利化、あるいは形式的な補正を加えるだけで権利化が可能になると考えます。

 

なお、実際に要する「経過期間」について過去の実績をもとに算出していますが、近年では「インドネシア」、「マレーシア」、「タイ」ともに審査期間が短縮されてきており、本仮想事例よりも早いタイミングで「オフィスアクション(許可通知、拒絶通知)」がなされ、登録に至ることも想定されます。

 

 

(4)以上はあくまで一例ですが、上記のような権利化戦略を取ることで、「日本で十分に審査・審理」がなされた、できる限りシンプルかつ明確なクレームで、アセアン各国でも特許を取得できると考えます。

 

なお、上記『STEP2』のグラフで簡単に触れましたが、「米国」では日本よりも「用途発明の進歩性」が厳しく審査されるため、権利化が難しい傾向があると考えます。他方で、「欧州」ではケースによりますが、日本よりも広い権利を取得できる可能性もあると考えています。

 

3.最後に

今回はアセアン諸国において、前回に引き続き、「タイ特有の制度」を踏まえた「アセアン特有の審査の長期化を回避し、権利活用しやすく、予見性の高い特許を取得するための戦略」をご紹介しました。

 

今回の情報が東南アジアの知財実務のご参考になれば幸いです。

 

 

石川 勇介(弁理士、元ジェトロ・バンコク事務所)

専門分野:特許権利化実務(化学/材料/機械/ソフトウェア/ビジネスモデル)、特許調査

 

秋山国際特許商標事務所 https://www.tectra.jp/akiyama-patent/