継続／分割出願時に親出願で提出・考慮済みのIDS文献を再提出する必要はありません

　

こんにちは、知財実務情報Lab. 専門家チームの竹内 茂樹 (カリフォルニア州弁護士・パテントエージェント・弁理士、Kim and Stewart LLP)です。

　

米国での特許権利化の手続きに関して、日本の実務家の方からお問い合わせいただくことの多い内容について、シリーズで解説していきたいと思います。

　

今回は、継続／分割出願時に提出するInformation Disclosure Statement (IDS, 情報開示陳述書) の文献に関する内容となります。 親出願において審査官により「考慮済み (considered)」とされた文献は、継続／分割出願において再提出は不要です。言い換えると、再提出がなくても、情報開示義務 (Duty of Disclosure) に反しないのがUSPTOの運用です。

　

　

IDSに関する基本的なルール

• 「出願人及び出願書類の作成並びに／又は出願手続の遂行に実質的に関与する他の者は . . . 特許性について重要 (material to patentability) である情報を庁に提供する義務を負う」 (審査便覧 (MPEP) 609)
• この義務に違反すると、不正行為 (inequitable conduct)として権利行使不能となる可能性がある
• 不正行為が認められるための要件
  1.USPTOを欺く意図（intent to deceive）
  ・不注意 (negligence), 重過失 (gross negligence)では不十分
  ・ただし、積極的かつ極めて悪質な不正行為 (affirmative egregious misconduct) があった場合はこの限りでない
  2.特許性について重要な情報であること、すなわち、USPTOが認識していればクレームを許可しないと考えられる情報であること
  (Therasense, Inc. v. Becton, Dickinson & Co. (Fed. Cir. 2011))
• この義務は、特許発行手数料納付後、特許が発行されるまで継続する

　

USPTOは、親出願で考慮済みのIDS文献の取り扱いについて、以下の通り明示しています。

　

MPEP 609.02  II. A.

　

USPTOが自ら「再提出する必要はない」としており、これに従ってIDS文献を再提出しなくても、USPTOを欺く意図が認定される可能性は低いと考えられます。

　

古い例ですが、分割出願において親出願で考慮済みのIDS文献を再提出しなかったとしても、これが不正行為とは認められないとした判例もあります。

　

ATD Corp. v. Lydall, Inc., (Fed. Cir. 1998)

　

また、親子関係にある出願のIDS文献の取り扱いと関連して、その孫出願においても、親出願で考慮済みのIDS文献の再提出は不要と考えられます。子出願を担当する審査官は、親出願で考慮済みのIDS文献を考慮するので、孫出願の審査官は、子出願で考慮されたIDS文献（親出願で考慮されたIDS文献を含む）も検討することになります。

　

したがって、重要なのは、IDSとして提出したにも関わらず、審査官によって考慮されていないIDS文献がないかを継続的に監視しておくことになります。通常、考慮されなかった文献については、オフィスアクションの中で拒絶理由とともに明示されます。

　

一般的なローファームでしたら、提出済・未考慮の文献をウォッチしているはずですが、開示義務は出願人に課されたものでもありますので、何らかのチェック体制があるとより良いと思います。

　

なお、子出願においてIDS文献の提出を省略した場合、その省略されたIDS文献は、子出願の特許公報の “References Cited” 欄に掲載されません (USPTOの特許公報のサンプル)。従って、考慮済みの文献を特許公報で積極的に明示したい場合には、子出願においても文献を再提出することになります。

　

USPTOは、2025年の庁手数料の改定に伴い、IDSで提出した文献数に応じた新たな手数料を導入しています (USPTOの説明資料) 。子出願の際、意図せず不要な文献を提出することにより、無用なコストを負わないようにご注意ください。

　

　

ローファームにもよりますが、手数料改定前は、子出願の際、親出願で提出したすべてのIDS文献を再提出する運用としていたところも多いと思います。出願人から明確な指示を行わないと、この古い運用のまま大量のIDS文献を提出され、意図しない手数料を負う可能性がありますので、ご注意ください。