こんにちは、知財実務情報Lab. 専門家チームの田村良介（弁理士、ライトハウス国際特許事務所）です。
本日は、進歩性についてのお話です。
拒絶理由通知において、主引用文献に周知技術を適用して、発明の進歩性を否定されることがあります。
特許・実用新案審査基準 第III部第２章第２節「進歩性」（以下、特許・実用新案審査基準「進歩性」）によれば、「周知技術」とは、その技術分野において一般的に知られている技術であって、以下のようなものを言うようです。
(i) その技術に関し、相当多数の刊行物又はウェブページ等が存在しているもの
(ii) 業界に知れ渡っているもの
(iii) その技術分野において、例示する必要がない程よく知られているもの
主引用文献に周知技術を適用することで、請求項に係る発明と同じ構成になるような場合、対応も難しいことが多く、請求項を補正することなく、進歩性を主張することをあきらめてしまう方もいらっしゃるのではないでしょうか。
特許・実用新案審査基準「進歩性」には、「審査官は、論理付けのために引用発明として用いたり、設計変更等の根拠として用いたりする周知技術について、周知技術であるという理由だけで、論理付けができるか否かの検討（その周知技術の適用に阻害要因がないか等の検討）を省略してはならない。」とあります。ですから、審査官の論理付けができるか否かの検討が不十分であれば、請求項を補正することなく、進歩性の拒絶理由を解消することも可能です。
特許・実用新案審査基準「進歩性」には、「周知技術の適用に阻害要因がないか等の検討」を省略してはならないとありますので、周知技術を適用することに阻害要因があれば、進歩性が肯定される方向に働くことは間違いなさそうです。
それでは、周知技術の適用にあたって、進歩性が否定される方向に働く要素（例えば、技術分野の関連性、課題の共通性、作用・機能の共通性）は考慮されるでしょうか。
これについては、主引用文献と周知技術の技術分野が異なるために進歩性が肯定された判例や、周知技術の示す具体的な解決課題及び解決方法を捨象して進歩性を有するか否かの結論を導くことは許容できないと判示した判例も存在します。ですから、主引用文献に周知技術を適用するにあたって、進歩性が否定される方向に働く要素も考慮されうる、と考えてもよいでしょう。
ところで、拒絶理由通知によっては、請求項に係る発明と主引用文献との相違点について、周知文献が引用されるケースがあります。周知文献が引用されているのであれば、公知文献と公知文献を組み合わせることによる進歩性の拒絶理由の場合と同様、主引用文献と周知文献との間に、技術分野の関連性が小さいこと、課題が共通しないこと、作用・機能が共通性しないこと等を主張することが可能な場合があります。
一方で、非常に困るのが、拒絶理由通知において、請求項に係る発明と主引用文献との相違点が周知技術であると認定するだけで、周知文献が引用されないケースです。特許・実用新案審査基準 第III部第２章第３節「新規性・進歩性の審査の進め方」には、「審査官は、拒絶理由通知又は拒絶査定において、論理付けに周知技術又は慣用技術を用いる場合は、例示するまでもないときを除いて、周知技術又は慣用技術であることを根拠付ける証拠を示す」とありますから、しっかりとその証拠を示してほしいところではあります。しかし、その技術を例示するまでもなく周知であると、審査官が判断をしているのか、周知文献等の証拠が例示されないこともあります。
請求項に係る発明と主引用文献との相違点が周知技術であると認定され、周知文献が引用されない場合でも、阻害要因があるか否かの検討を行うことは可能です。しかし、周知文献が引用されない場合、主引用文献へ周知技術を適用するにあたって、進歩性が否定される方向に働く要素を考慮することは難しくなります。
また、周知文献が引用されない場合、審査官が周知技術であると判断している技術が、出願日において公知であるか、周知であるかを確認することもできません。審査官が周知技術であると判断している技術が、出願日よりも後に公知となったものである等の事情を、発明者が把握をしていて、そのことを証明できればよいのですが、そうではないことの方が多いでしょう。
そこで、１つの方法をご提案したいと思います。ただ、私自身も、この方法についてまだまだ実務での検証が十分ではありませんので、対応方法の切り口の１つとして参考にしていただければと思います。
それは、審査官が周知技術であると判断をしている技術が、本当に周知技術であるかを確認するために、J-PlatPat等を用いて調査をすることです。
調査をどこまで時間をかけて行うか、という問題はありますが、審査官の主張するように、その相違点となっている技術が周知技術であれば、そこまで時間をかけなくても見つかるでしょう。もし、そのような文献が見つからなければ、意見書において、どのような検索を行ったかを説明し、相違点となっている技術が、周知技術ではないことを主張することができるでしょう。仮に、そのような文献が発見されたとしても、出願日より後に公開された文献あれば、出願日よりも後に周知技術になったものである、と主張することもできるでしょう。
そのような文献が、出願日前に公開されたものであってもＯＫです。そのような文献がみつかれば、審査官が拒絶理由通知で引用している主引用文献に、発見した文献を組み合わせる動機づけがあるか否かを検証します。技術分野の関連性が小さいこと、課題の共通性がないこと、作用・機能の共通性がないことなどが確認できれば、主引用文献に、発見した文献を組み合わせる動機づけを有しないことを主張します。
私が対応した事案では、２つの文献を発見しました。そして、意見書において、相違点となっている技術は相当多数の刊行物が存在するような周知技術ではないこと、主引用文献と発見した文献の課題が共通しないこと等を主張しました。結果、この進歩性の拒絶理由は解消されました。
いかがでしたでしょうか。本日は、主引用文献に周知技術を適用して進歩性が否定された場合に、どのような対応ができるのかについて、ご紹介いたしました。皆様のご参考になりましたら、幸いです。
