こんにちは、知財実務情報Lab. 専門家チームの田村良介（弁理士、ライトハウス国際特許事務所）です。
本日は、審査における進歩性の判断についてのお話です。ご存じのように、近時の裁判例では、請求項に係る発明の課題と、主引用発明の課題とが異なるものであることを理由の１つとして、進歩性が否定されない（つまり、進歩性が肯定される）と判断されることがあるようです。それでは、特許庁の審査においては、どうなのでしょうか。
特許・実用新案審査基準には、請求項に係る発明の課題と、主引用発明の課題とが異なるものである場合に、進歩性の判断にどのような影響を与えるかについては、記載されていないようです。
ところで、特許・実用新案審査基準の第III部第２章第２節「進歩性」（以下、審査基準）には、以下のような記載があります。
審査官は、主引用発明として、通常、請求項に係る発明と、技術分野又は課題が同一であるもの又は近い関係にあるものを選択する。請求項に係る発明とは技術分野又は課題が大きく異なる主引用発明を選択した場合には、論理付けは困難になりやすい。そのような場合は、審査官は、主引用発明から出発して、当業者が請求項に係る発明に容易に想到できたことについて、より慎重な論理付け(例えば、主引用発明に副引用発明を適用するに当たり十分に動機付けとなる事情が存在するのか否かの検討)が要求されることに留意する。
ここから、請求項に係る発明と主引用発明の課題が異なっていても、請求項に係る発明に容易に想到できたことの論理付けを行うことができる、ということが読み取れます。主引用発明の課題が、請求項に係る発明の課題と異なるものであったとしても、以下のような、進歩性を否定する方向に働く要素をもとに、論理付けが行われます。
・主引用発明と副引用発明の技術分野が共通していること
・主引用発明と副引用発明の課題が関連性を有すること
・主引用発明と副引用発明の作用・機能が関連性を有すること
・引用発明の内容中に示唆があること
・請求項に係る発明が主引用発明からの設計変更等であること
・請求項に係る発明が先行技術の単なる寄せ集めであること
また、審査基準には、以下のような記載もあります。
請求項に係る発明の解決すべき課題が新規であり、当業者が通常は着想しないようなものである場合は、請求項に係る発明と主引用発明とは、解決すべき課題が大きく異なることが通常である。したがって、請求項に係る発明の課題が新規であり、当業者が通常は着想しないようなものであることは、進歩性が肯定される方向に働く一事情になり得る。
請求項に係る発明の課題が新規であり、当業者が通常は着想しないようなものであることは、進歩性が肯定される方向に働く要素となり得るようです。
しかし、請求項に係る発明の課題が新規なものでない場合で、請求項に係る発明と主引用発明の課題が異なる場合については、言及されていません。ただ、「請求項に係る発明と主引用発明とは、解決すべき課題が大きく異なることが通常である。したがって、請求項に係る発明・・・進歩性が肯定される方向に働く一事情になり得る。」と記載されていることを考えると、請求項に係る発明の課題が、まったく新規なものでなかったとしても、課題が大きく異なる場合は、進歩性が肯定される方向に働く要素となる余地はあるのかもしれません。
ただ、審査基準において、請求項に係る発明の課題が新規ではなく、請求項に係る発明と主引用発明の課題が異なる場合の取扱いについて言及されていない以上、「請求項に係る発明の課題が、主引用発明では想定されていない・想定しえない課題であるような場合などに、主引用発明において、請求項に係る発明との相違点を採用するための動機づけがないことの１つの根拠として主張できる」程度に考えておくのがよいのではないか、と考えています。
ところで、審査においては、まず、進歩性が否定される方向に働く要素に基づいて、請求項に係る発明に容易に想到できたことの論理付けができるか否かの判断が行われ、その後、論理付けができると判断された場合は、進歩性が肯定される方向に働く要素に係る諸事情も含めて総合的に評価した上で論理付けができるか否かの判断がなされます。
先ほど述べましたように、審査基準には「請求項に係る発明の課題が新規であり、当業者が通常は着想しないようなものであることは、進歩性が肯定される方向に働く一事情になり得る。」とあります。つまり、発明の課題が新規であることは、進歩性が否定される方向に働く要素に基づいて、論理付けができてしまった場合に、はじめて考慮されます。
そして、仮に、請求項に係る発明の課題が、まったく新規でない場合に、課題が大きく異なることが、進歩性が肯定される方向に働く要素として考慮されるとしても、それは、進歩性が否定される方向に働く要素に基づいて、論理付けができてしまった後だと考えられます。
ですから、進歩性の拒絶理由が通知された場合、審査官による「進歩性が否定される方向に働く要素」に基づく論理付けが適切でないことを主張することが重要で、そのうえで、請求項に係る発明の課題が新規であることや、請求項に係る発明と主引用発明の課題が大きく異なること等を主張するのが理想的であるように思います。
意見書において、請求項に係る発明の課題が新規であることや、請求項に係る発明と主引用発明の課題が大きく異なることだけしか主張できないとすると、厳しいたたかいを強いられることになるかもしれません。
