こんにちは、知財実務情報Lab. 専門家チームの田村良介（弁理士、ライトハウス国際特許事務所）です。
進歩性の拒絶理由において、請求項に係る発明と主引用発明との相違点について、設計的事項であるとの判断がなされることがあります。
特許・実用新案審査基準の第III部第２章第２節によれば、「請求項に係る発明と主引用発明との相違点について、以下の(i)から(iv)までのいずれか（以下この章において「設計変更等」という。）により、主引用発明から出発して当業者がその相違点に対応する発明特定事項に到達し得ることは、進歩性が否定される方向に働く要素となる。」と記載されています。そして、以下の(i)から(iv)が、設計変更等としてあげられています。
(i)一定の課題を解決するための公知材料の中からの最適材料の選択
(ii)一定の課題を解決するための数値範囲の最適化又は好適化
(iii)一定の課題を解決するための均等物による置換
(iv)一定の課題を解決するための技術の具体的適用に伴う設計変更や設計的事項の採用
ここで、見落としがちなのですが、(i)から(iv)のいずれにも「一定の課題を解決するための」との文言があります。これは、何を意味するのでしょうか。
例えば、（iii）の「均等物による置換」について考えてみましょう。
「均等物による置換」は、引用発明の一部を、その一部と技術的・機能的に同等のもの（均等物）で置換することです（紙を切断する切断手段におけるハサミをカッターに置き換えるようなイメージです）。
引用発明の一部を均等物で置換することで、請求項に係る発明と同じ構成になるような場合に、（iii）が適用されるわけですが、何らかの課題を解決する目的もなしに、引用発明の一部を均等物で置換することは、設計変更等であると言えるのでしょうか。「一定の課題を解決するための」とありますから、何らかの課題を解決するために「均等物による置換」が行われたのであれば、進歩性が否定される方向に働く要素となりますが、引用発明における「均等物による置換」が何らかの課題を解決するものでなければ、進歩性が否定される方向に働く要素とはならない、と考えることもできます。
気になりましたので、公開されている任意の特許出願について、拒絶理由通知書を確認し、設計変更等による進歩性の拒絶理由があげられているもの１０件を探しだし、その内容を確認してみました。以下は、そのうちの３件を、ピックアップしたものです。
例１
「引用文献１記載の発明において、○○がどのような装置を含む構成とするかは、○○の設計思想等に応じて、当業者が適宜選択すべき事項である。」
例２
「引用文献１に記載されたシステムにおいて、○○を特定するための情報を、どのように（どのような順番で）表示するか、どのような状況の場合に表示するかは、当業者が適宜決定し得た設計的事項である。」
例３
「引用文献１に記載された発明においては「○○」がどのように設定されるか不明であるものの、「○○と△△とを順不同に組み合わせ」るようにすることは、□□□□□を防止する観点から、当業者が適宜なし得たことである。」
確認してみると、設計変更等による進歩性の拒絶理由があげられているもの１０件のうち、例３のように、課題について言及しているものは１件しかありませんでした。「一定の課題を解決するための」との文言に対応する記載が明示されている拒絶理由通知は、多くはないようです。
もちろん、拒絶理由通知書において、「一定の課題」が言及されていなかったとしても、何らかの課題があることが明らかで、ただ言及がされていないだけかもしれません。ですが、請求項に係る発明と引用発明との相違点が、設計的事項であるように考えられたことのみを理由として、「一定の課題」については考慮をせずに、設計変更等にあたると判断されている可能性もありそうです。
例えば、引用発明がすでに一つの製品として完成していて、均等物による置換や、異なる材料の選択などを必要とする課題がなければ、一定の課題を解決するための設計変更とはならないと主張できそうです。また、請求項に係る発明の課題が新規なものであれば、当業者は、出願時において、その設計的事項（相違点）を採用する根拠となる「一定の課題」は認識できませんから、引用発明において、一定の課題を解決するための設計変更をすることはできない、との主張もできそうです。
請求項に係る発明と引用発明との相違点について、設計変更等を理由とする進歩性の拒絶理由が通知されると、この相違点をもとに進歩性を主張するのは難しいと、考えてしまう方もいらっしゃるのではないでしょうか。簡単なことではありませんが、そんな時でも「一定の課題を解決するための」設計的事項であるかを検討すると、何等かの突破口が見つかるかもしれません。
