こんにちは、知財実務情報Lab. 専門家チームの田村良介（弁理士、ライトハウス国際特許事務所）です。
本日は、私が、出願時の独立請求項について、どのように考えているかについて、ご紹介をさせていただければと思います。請求項の記載のしかたは、人それぞれ考え方に違いがあるかと思いますので、ここでご紹介するのは、１つの考え方としてお読みいただければと思います。
通常、出願前に先行技術調査を行います。独立請求項は、先行技術調査で発見された先行技術文献に対して、相違点を有するものであることが必要となります。それでは、進歩性については、どのように考えればいいでしょうか。
私は、独立請求項については、出願の段階では、新規性があればＯＫだと考えています。進歩性については、あまり気にしていません。というと、叱られるでしょうか。
独立請求項について、先行技術文献との相違点が、当業者が容易に想いつかないと考えられるものでなくても、また、その相違点をもとにした予想もできない優れた効果がなくても、新規性があれば、それで良いのではないかと考えています。
重要視しているのは、その独立請求項について特許を取得できれば、発明者の考えた発明のコンセプトを十分に保護ができ、事業を進めるうえで有効な権利になるか、ということです。
特許法第４９条には、審査官は、特許出願に係る発明が、特許法第２９条の規定により特許をすることができないものであるときは、その特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならないことが、規定されています。また、「特許・実用新案審査基準第III部第２章第２節 進歩性」には、進歩性の判断手法として、審査官は、主引用発明から出発して、当業者が請求項に係る発明に容易に到達する論理付けができるか否かを判断する、と記載されています。
これらのことから分かるのは、独立請求項に係る発明の進歩性を否定するには、主引用発明にもとづいて独立請求項に係る発明に容易に到達することの論理付けを、審査官が行う必要がある、ということです。
拒絶理由通知が届かないと、審査官がどのような論理付けをしてくるのかが分かりませんから、出願の段階で、独立請求項について、進歩性について過度に心配をする必要はないのではないか、と考えているわけです。
もし、公知の要素と、公知の要素の組み合わせからなる独立請求項であっても、審査官がうまく論理付けできなければ、拒絶理由通知がだされることなく特許になる可能性もあります。たとえ拒絶理由通知がだされたとしても、審査官による論理付けが不十分なものであれば、意見書にて、そのことを説明すれば、進歩性の拒絶理由を克服することもできます。
ただ、かなり近い内容の先行技術文献が見つかっていて、その先行技術文献をもとにどのような論理付けがされるかの予想ができて、その論理付けに対して反論をするのは難しい、ということでしたら、独立請求項の内容を見直す必要があるでしょう。
でも、そういう状況でないのであれば、独立請求項については、チャレンジングな内容を記載し、拒絶理由通知を待ってから対応をする、ということになります。もちろん、従属請求項には、この請求項であれば、十分に勝負できるだろうと思われるものを記載するなど、独立請求項での権利化が難しくなった場合の対策もしておきます。
いかがでしょうか。
出願時から、進歩性があると確信できるような独立請求項を記載する、という方針でいると、もしかすると、もう少し広い範囲で特許が認められたかもしれない可能性に気付かないまま、審査が進んでしまう、というようなこともあるかも。
本日、お伝えしたかったのは、出願時の独立請求項については、欲張りましょう、というお話でした。
