こんにちは、知財実務情報Lab. 専門家チームの高石 秀樹（弁護士・弁理士、中村合同特許法律事務所）です。
今回は、４つの数値限定の上限及び下限を其々個別に発明の課題を解決しないと、８つの項目を立ててバラバラに判断して、サポート要件を否定した事案（審決取消請求事件－知財高判令和４年（行ケ）10081【ゴルフクラブ用シャフト】事件＜本多裁判長＞－）について解説します。
こんにちは、知財実務情報Lab.管理人の高橋（弁理士・技術士）です。
製法特許を極めたいと思い、5月17日（金）にセミナーを開催させて頂くことに致しました。
製法特許を極めたい方は、一緒に勉強しましょう。
詳しくは以下をご参照ください。↓
本判決の要旨、若干の考察
１．特許請求の範囲（訂正後の請求項１）
複数の炭素繊維強化樹脂層で構成される、ドライバー用ゴルフヘッドを装着する、ドライバー用ゴルフクラブ用シャフトであって、炭素繊維がシャフト軸方向に対して＋３０～＋７０°に配向された層と、－３０～－７０°に配向された層とをシャフト全長に渡って貼り合せて成るバイアス層と、炭素繊維がシャフト軸方向に配向され、シャフトの全長に渡って位置するストレート層と、炭素繊維がシャフト軸方向に対して＋３０～＋７０°に配向された層と、－３０～－７０°に配向された層とを貼り合せて成る細径側バイアス層と、さらに同様な太径側バイアス層を有しており、前記バイアス層と前記ストレート層の弾性率がともに、２００ＧＰａ～９００ＧＰａの強化繊維から成る繊維強化樹脂層で構成され、
シャフトのトルクをＴｑ（°）とした場合に、１．６≦Ｔｑ≦４．０を満たし、
前記バイアス層の合計重量をＢ（ｇ）、シャフト全体に渡って位置するストレート層の合計重量をＳ（ｇ）とした場合に、０．５≦Ｂ／（Ｂ＋Ｓ）≦０．８を満たし、
前記細径側バイアス層の重量をＡ（ｇ）、前記バイアス層の合計重量をＢ（ｇ）とした場合に、０．０５≦Ａ／Ｂ≦０．１２を満たし、
前記細径側バイアス層の重量をＡ（ｇ）、前記太径側バイアス層の重量をＣ（ｇ）とした場合に、１．０≦Ａ／Ｃ≦１．８を満たす、ドライバー用ゴルフクラブ用シャフト。
２．サポート要件に関する判旨抜粋
『サポート要件を満たすか否かは、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し、特許請求の範囲に記載された発明が発明の詳細な説明に記載された発明であって、発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か、また、その記載や示唆がなくても当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断するのが相当である（知財高裁平成１７年（行ケ）第１００４２号同年１１月１１日特別部判決・判時１９１１号４８頁参照）。…
…本件各発明の課題は、「ねじり剛性が高い繊維強化樹脂製のゴルフクラブ用シャフト（ロートルクの繊維強化樹脂製のゴルフクラブ用シャフト）であって、スイングの安定性が高く、プレーヤーのスイングスピードや力量に左右されることなく飛距離の安定性と方向安定性の双方に優れたものを提供すること」（以下「本件課題」という。）であると認めるのが相当である。…
シャフトのトルクを４．０°以下とするとの点については、本件出願日当時の当業者がその当時の技術常識に照らし本件課題を解決できると認識できる範囲のものであるということはできない。…
シャフトのトルクを１．６°以上とするとの点については、本件出願日当時の当業者がその当時の技術常識に照らし本件課題を解決できると認識できる範囲のものであるということはできない。…
バイアス層の合計重量をバイアス層の合計重量とストレート層の合計重量の和の５０％以上とするとの点については、本件出願日当時の当業者がその当時の技術常識に照らし本件課題を解決できると認識できる範囲のものであるということはできない。…
ストレート層の合計重量をバイアス層の合計重量とストレート層の合計重量の和の２０％以上とするとの点については、本件明細書の発明の詳細な説明の記載により本件出願日当時の当業者が本件課題を解決できると認識できる範囲のものであるということはできない。…
細径側バイアス層の重量を太径側バイアス層の重量の１８０％以下とするとの点については、本件明細書の発明の詳細な説明の記載により本件出願日当時の当業者が本件課題を解決できると認識できる範囲のものであるということはできない。…
細径側バイアス層の重量を太径側バイアス層の重量の１００％以上とするとの点については、本件明細書の発明の詳細な説明の記載により本件出願日当時の当業者が本件課題を解決できると認識できる範囲のものであるということはできない。…
細径側バイアス層の重量をバイアス層の合計重量の１２％以下とするとの点については、本件明細書の発明の詳細な説明の記載により本件出願日当時の当業者が本件課題を解決できると認識できる範囲のものであるということはできない。…
細径側バイアス層の重量をバイアス層の合計重量の５％以上とするとの点については、本件明細書の発明の詳細な説明の記載により本件出願日当時の当業者が本件課題を解決できると認識できる範囲のものであるということはできない。』
３．若干の考察
一般に、サポート要件を満たすか否かは、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し、特許請求の範囲に記載された発明が発明の詳細な説明に記載された発明であって、発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か、また、その記載や示唆がなくても当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断する。この点は、知財高裁大合議判決平成１７年（行ケ）第１００４２号【偏光フィルム】事件により確立している。
サポート要件の「発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か」の判断は、特許請求の範囲に記載された全ての発明特定事項が揃ったときに発明の課題を解決できる（と当業者が認識できる）かが問題であり、一つ一つの発明特定事項により発明の課題を解決できる必要はないはずである。（例えば、下掲・知財高判令和1年(行ケ)10128【低鉄損一方向性電磁鋼板】事件＜高部裁判長＞、知財高判令和2年（ネ）10029【セルロース粉末】事件＜大鷹裁判長＞、東京地判令和1年(ワ)31214【塩化ビニリデン系樹脂ラップフィルム】事件＜田中裁判長＞、等参照）
それにも関わらず、本件判決は、８つの項目を立てて、４つの数値限定の上限及び下限を其々個別に取り上げ、それらの数値限定が独立に発明の課題を解決しないことを指摘して、サポート要件を否定した。
本件判決がサポート要件について何故このような判断枠組みを採ったかは判決文からは読み取れないが、本件発明は、異議手続において１つの数値範囲のみを限定した請求項（「０．５≦Ｂ／（Ｂ＋Ｓ）≦０．８」）がサポート要件違反である旨の取消理由通知を受けたことに応じて、３つの数値限定を追加して４つの数値限定に増加したという経緯であるから、少なくとも特許権者は、訂正後の４つの数値限定の上限及び下限が相俟って本件発明の課題を解決すると主張しているはずである。
本件明細書においては実施例及び比較例がそれぞれ１点しかなかったこともあり、仮に４つの数値限定の上限及び下限を総合すれば本件発明の課題を解決できると当業者が認識できたという事情は無いかもしれない。しかしながら、各数値限定の上限及び下限について其々バラバラにサポート要件を判断した本判決の当てはめは、今後の事案においても同じ手法で判断されるとすれば、本件発明の課題解決と特定の構成ないし数値限定/パラメータ（の上限・下限）とが１対１対応している必要があることとなり、サポート要件の判断基準を実質的に変容しかねないものである。本判決の結論の是非は別として、本判決におけるサポート要件のあてはめについては、大いに議論されるべきであろう。
関連裁判例の紹介
１．知財高判令和1年(行ケ)10128【低鉄損一方向性電磁鋼板】事件＜高部裁判長＞
【請求項１】 板厚方向に対する応力が引張り応力であり，かつその最大値が４０ＭＰa以上で鋼板素材の降伏応力値以下である応力が存在する領域が，鋼板の圧延方向に７．０ｍｍ以下の間隔で形成されていることを特徴とする低鉄損一方向性電磁鋼板。
「…サポート要件の適否を判断する前提としての当該発明の課題の認定は，原則として，発明の詳細な説明の記載に基づいてするのが相当である。…本件各発明については，「発明が解決しようとする課題」として記載されたとおり，「一方向性電磁鋼板の鉄損をヒステリシス損と渦電流損に分けて，特に磁区細分化による渦電流損の観点から，歪および応力分布を表面内だけでなく，板厚内部も含めて定量的に適正な条件下で制御することにより，優れた一方向性電磁鋼板を提供すること」を課題とする…。…
イ 作用機序について
(ア) 渦電流損の低減
本件明細書には，鋼板の板厚内部の応力状態，特に板厚方向に対する引張り応力こそが，還流磁区を発生させる芽であり，１８０度磁区細分化を促進させることが記載されている（【００１５】）。…本件明細書の発明の詳細な説明の記載によれば，本件各発明は，鋼板の板厚方向に対する引張り応力を導入し，その最大値が４０ＭＰa以上で鋼板 素材の降伏応力値以下である応力の存在する領域を，鋼板の圧延方向に７．０ｍｍ 以下の間隔で，鋼板の板厚内部に形成するとの構成を採用することにより，一方向性電磁鋼板の鉄損をヒステリシス損と渦電流損に分け，特に磁区細分化による渦電流損の観点から，歪及び応力分布を表面内だけでなく，板厚内部も含めて定量的に適正な条件下で制御することにより，優れた一方向性電磁鋼板を提供するとの課題を解決したものと認められる。
本件各発明の課題解決の機序…からすれば，…板厚，分布幅・照射痕幅等の諸条件のいずれかを変化させた試料で実験したとしても，本件発明の上記の課題解決手段の機序が大きく阻害されるとか，全く異なる機序に変化してしまうような事情が生じるとは解されない…。」
２．知財高判令和2年（ネ）10029【セルロース粉末】事件＜大鷹裁判長＞
【請求項１】・・・平均重合度が，該セルロース粉末を塩酸２．５Ｎ，１５分間煮沸して加水分解させた後，粘度法により測定されるレベルオフ重合度より５～３００高いことを特徴とするセルロース粉末。
「本件明細書には，実施例２ないし７及び比較例１ないし１１のセルロース粉末について，それぞれの原料パルプ（市販ＳＰパルプ，市販ＫＰパルプ等）のレベルオフ重合度が記載されている…。…本件出願当時，酸加水分解時に，非結晶部分は酸で分解されやすいが，結晶部分は分解されず残り，残った部分の化学構造と結晶構造は，原料セルロースのままであって，分解されずに残った部分の結晶領域の長さが「レベルオフ重合度」に対応することは技術常識であったことを踏まえると，本件明細書の上記実施例及び比較例記載のセルロース粉末のレベルオフ重合度は，原料パルプのレベルオフ重合度とおおむね等しいものと理解できる。…加えて，本件明細書の表４には，実施例２ないし７及び比較例１ないし１１のセルロース粉末の平均重合度の記載があることからすると，本件明細書に接した当業者は，上記セルロース粉末が差分要件を満たすかどうかを把握できるものと解される。また，本件明細書の表４には，「平均重合度」，「粒子の平均Ｌ／Ｄ（長径短径比）」，「平均粒子径」，「見掛け比容積」，「見掛けタッピング比容積」，「安息角」及び「平均重合度とレベルオフ重合度との差分」（差分要件）のいずれもが本件発明１の数値範囲内にある実施例２ないし７のセルロース粉末の円柱状成形体とそのいずれかが本件発明１の数値範囲外である比較例１ないし１１とのセルロース粉末の円柱状成形体について，平均降伏圧［ＭＰａ］，錠剤の水蒸気吸着速度Ｋａ，硬度［Ｎ］及び崩壊時間［秒］が示されている。そして，実施例２ないし７のセルロース粉末は，いずれも，安息角が５５°以下，錠剤硬度が１７０Ｎ以上，崩壊時間が１３０秒以下であり，ここで、安息角は，５５°を超えると，流動性が著しく悪くなり…，錠剤硬度は成形性を示す実用的な物性値であり，１７０Ｎ以上が好ましく…，崩壊時間は崩壊性を示す実用的な物性値であり，１３０秒以下が好ましい…のであるから，実施例２ないし７のセルロース粉末は，成形性，流動性及び崩壊性の諸機能をバランスよく併せ持つセルロース粉末であるということができる。したがって，当業者は…実施例２ないし７のセルロース粉末は，本件発明１の課題を解決できると認識できる…。…
…本件明細書…の記載から，セルロース粉末がレベルオフ重合度まで加水分解されてしまうと，乾燥前のセルロース粒子のＬ／Ｄが低下しやすく，その後の乾燥工程でセルロース粒子が凝集して，得られるセルロース粉末のＬ／Ｄが小さくなり，Ｌ／Ｄが小さくなると，成形性が低下することを理解できる。そして，本件発明１の差分要件は，レベルオフ重合度まで重合度が低下しないように加水分解することを，セルロース粉末の平均重合度とレベルオフ重合度の差分（差分要件）で表し，その下限を「５」としたことを理解できるから，当業者は，本件発明１の差分要件の数値範囲の全体にわたり，本件発明１の課題を解決できると認識できるものと認められる。…」
３．東京地判令和1年(ワ)31214【塩化ビニリデン系樹脂ラップフィルム】事件＜田中裁判長＞
【請求項１】（赤線部分が「物性値」。黒字が「組成値」。⇒引用発明１－２（乙１２）は「組成値」が全て一致し、「物性値」が不明である。）
Ａ ＴＤ方向（ラップフィルムの幅方向）の引裂強度が２～６ｃＮであり，かつ，
Ｂ ＭＤ方向（ラップフィルムの流れ方向）の引張弾性率が２５０～６００ＭＰａである
Ｃ 塩化ビニリデン系樹脂ラップフィルムであって，
Ｄ 温度変調型示差走査熱量計にて測定される低温結晶化開始温度が４０～６０℃であり，
Ｅ 塩化ビニリデン繰り返し単位を７２～９３％含有するポリ塩化ビニリデン系樹脂に対して，
Ｆ エポキシ化植物油を０．５～３重量％，クエン酸エステル及び二塩基酸エステルからなる群より選ばれる少なくとも一種の化合物を３～８重量％含有し，かつ， Ｇ 厚みが６～１８μｍである， Ｈ 塩化ビニリデン系樹脂ラップフィルム。
「…被告は，仮に本件発明の組成値を満たすラップフィルムであれば本件発明の物性値も満たすという関係が否定されるのであれば…サポート要件を満たさない旨を主張する。…そこで検討するに，…本件明細書の「発明が解決しようとする課題」には，従来の塩化ビニリデン系樹脂ラップフィルムでは，カット性を良くするためにフィルムの引裂強度を低くすれば裂けトラブルが多発し，これを低減するためにフィルムの引裂強度を高くすればカット性が悪化するなど，裂けトラブルの抑制とカット性の向上の両立が課題となっていた旨の記載がある…。また，「課題を解決するための手段」には，本件発明は，上記課題の解決手段として，ＴＤ方向の引裂強度が２～６ｃＮであること，ＭＤ方向の引張弾性率が２５０～６００ＭＰａであること，温度変調型示差走査熱量計によって測定される低温結晶化開始温度が４０～６０℃であることという 物性値を満たす構成の塩化ビニリデン系樹脂ラップフィルムを採用した…旨の記載がある…。…そうすると，…本件発明の課題が，裂けトラブルの抑制とカット性の向上を両立させた塩化ビニリデン系樹脂ラップフィルムを提供することにあるところ，本件発明は，その解決手段として，本件発明の組成値に加えて，本件発明の物性値を満たすものを採用したものであり，その結果，裂けトラブルの抑制とカット性の向上を両立させた塩化ビニリデン系樹脂ラップフィルムを得ることができるものと優に認識できる…。」
本判決の引用（サポート要件のあてはめ部分）
(4) 決定取消事由の１（構成２ないし５に係るもの）について
ア 構成２について
(ｱ) Ｔｑ≦４．０°について
ａ シャフトのトルク（Ｔｑ）を４．０°以下とすることにより得られる効果等に関し、本件明細書の発明の詳細な説明には、「トルク（Ｔｑ）を４．０°以下とすることによって、ゴルファーの力量が飛距離の安定性や左右への方向安定性に与える影響を低減させることができ、これらの両立を達成できる傾向にある。」との記載（【００２１】）があり、また、「ねじり剛性が高い繊維強化樹脂製のゴルフクラブ用シャフト（ロートルクの繊維強化樹脂製のゴルフクラブ用シャフト）であって、プレーヤーのスイングスピードや力量に左右されることなく飛距離の安定性と方向安定性の双方に優れたものが得られる」との効果（以下「本件効果」という。）が得られたとされる実施例１及び本件効果が得られなかったとされる比較例１の各トルク（°）がそれぞれ２．４及び４．８であるとの記載（【表４】）がある。しかしながら、これらの記載は、シャフトのトルクを４．０°以下とすることによりなぜ本件課題が解決されるのかについて適切に説明するものとはいえず、したがって、構成２のうちシャフトのトルクを４．０°以下とするとの点については、本件明細書の発明の詳細な説明の記載により本件出願日当時の当業者が本件課題を解決できると認識できる範囲のものであるということはできない。
ｂ 原告は、低トルクのシャフト（ねじり剛性が高いシャフト）が飛距離の安定性及び方向安定性において優れていることは本件出願日当時の技術常識であり、本件出願日当時の当業者は実施例１と比較例１との比較から、シャフトのトルクを４．０°以下とすることにより飛距離の安定性及び方向安定性（比較例１よりも優れた飛距離の安定性及び方向安定性）が得られるものと理解し得ると主張する。しかしながら、原告の上記主張並びに原告が上記技術常識に係る証拠として提出する甲１２及び２１ないし２３は、シャフトのトルクを４．０°以下とすることによりなぜ本件課題が解決されるのかについて適切に説明するものとはいえず、その他、シャフトのトルクを４．０°以下とすることにより本件課題が解決されるとの本件出願日当時の技術常識を認めるに足りる証拠はないから、構成２のうちシャフトのトルクを４．０°以下とするとの点については、本件出願日当時の当業者がその当時の技術常識に照らし本件課題を解決できると認識できる範囲のものであるということはできない。
ｃ なお、原告は、本件各発明が構造力学に基づく物理学的な発明であって、発明の実施方法や作用機序等を理解することが比較的困難な技術分野（薬学、化学等）に属する発明ではないとして、構成２の境界値の厳密な根拠が本件明細書に記載されている必要はないと主張するが、本件各発明が構造力学に基づく物理学的な発明であることをもって、シャフトのトルクを４．０°以下とすることにより本件課題が解決される理由を本件明細書の発明の詳細な説明において適切に説明する必要がないということはできないから、原告の上記主張を採用することはできない（この点については、以下の構成２のうちシャフトのトルクを１．６°以上とするとの点及び構成３ないし５についても同じである。）。
(ｲ) １．６°≦Ｔｑについて
ａ シャフトのトルク（Ｔｑ）を１．６°以上とすることにより得られる効果等に関し、本件明細書の発明の詳細な説明には、「本発明のゴルフクラブ用シャフトにおいては、トルク（Ｔｑ）が小さい程、方向安定性が優れる傾向にあるが、１．６°より大きくすることによって、シャフトに充分な強度を与えることができ、シャフトの折損を低減できる傾向にある。」との記載（【００２１】）があり、また、本件効果が得られたとされる実施例１及び本件効果が得られなかったとされる比較例１の各トルク（°）がそれぞれ２．４及び４．８であるとの記載（【表４】）がある。しかしながら、これらの記載は、シャフトのトルクを１．６°以上とすることによりなぜ本件課題が解決されるのかについて適切に説明するものとはいえず、したがって、構成２のうちシャフトのトルクを１．６°以上とするとの点については、本件明細書の発明の詳細な説明の記載により本件出願日当時の当業者が本件課題を解決できると認識できる範囲のものであるということはできない。
ｂ 原告は、トルクが小さくねじれがないとシャフトがねじれにより折損してしまうことは本件出願日当時の当業者にとって自明であるし、トルクを１．６°程度とすることがシャフトの製造上の限界であることは当該当業者が当然に理解している事項であるから、当該当業者はシャフトのトルクを１．６°以上とすれば、使用に耐え得る十分な強度を有するシャフトとなるものと理解し得ると主張する。しかしながら、原告の上記主張のうちトルクを１．６°程度とすることがシャフトの製造上の限界であることを本件出願日当時の当業者が当然に理解していたとの事実を認めるに足りる証拠はないし、また、原告のその余の主張は、シャフトのトルクを１．６°以上とすることによりなぜ本件課題が解決されるのかについて適切に説明するものとはいえず、その他、シャフトのトルクを１．６°以上とすることにより本件課題が解決されるとの本件出願日当時の技術常識を認めるに足りる証拠はないから、構成２のうちシャフトのトルクを１．６°以上とするとの点については、本件出願日当時の当業者がその当時の技術常識に照らし本件課題を解決できると認識できる範囲のものであるということはできない。
イ 構成３について
(ｱ) ０．５≦Ｂ／（Ｂ＋Ｓ）について
ａ バイアス層の合計重量（Ｂ（ｇ））をバイアス層の合計重量とシャフト全体にわたって位置するストレート層（以下、単に「ストレート層」という。）の合計重量の和（Ｂ（ｇ）＋Ｓ（ｇ））の５０％以上とすることにより得られる効果等に関し、本件明細書の発明の詳細な説明には、「本発明のゴルフクラブ用シャフトは、シャフトに使用するバイアス層の合計重量をＢ（ｇ）、シャフト全体に渡って位置するストレート層の合計重量をＳ（ｇ）とした場合に、０．５≦Ｂ／（Ｂ＋Ｓ）≦０．８・・・(1)を満たすことが重要である。(1)は、技量が高いゴルファーやスイングスピードが速いゴルファーにも対応できるために必要なトルクＴｑ（°）を生み出す要素を示している。つまり、(1)を満たさないゴルフクラブ用シャフトは、シャフトが捩じれすぎたり、または捩じれないがためにシャフトが折損してしまう原因につながる。」との記載（【００１４】）があり、また、本件効果が得られたとされる実施例１及び本件効果が得られなかったとされる比較例１における各Ｂ／（Ｂ＋Ｓ）がそれぞれ０．６及び０．４であるとの記載（【表４】）がある。しかしながら、これらの記載は、本件各発明におけるＢ／（Ｂ＋Ｓ）に係る０．５との数値が実施例１における０．６及び比較例１における０．４の中間値であることを含め、バイアス層の合計重量をバイアス層の合計重量とストレート層の合計重量の和の５０％以上とすることによりなぜ本件課題が解決されるのかについて適切に説明するものとはいえず、したがって、構成３のうちバイアス層の合計重量をバイアス層の合計重量とストレート層の合計重量の和の５０％以上とするとの点については、本件明細書の発明の詳細な説明の記載により本件出願日当時の当業者が本件課題を解決できると認識できる範囲のものであるということはできない。
ｂ 原告は、バイアス層の重量の割合を大きくすることでシャフトのトルクを小さくできることは自明であり本件出願日当時の技術常識であるとして、本件出願日当時の当業者は実施例１と比較例１との比較から、バイアス層の合計重量をバイアス層の合計重量とストレート層の合計重量の和の５０％以上としておけば、その他の条件を技術常識の範囲内で適宜調整して決定することで、容易にＴｑ≦４．０°の構成（構成２）が得られるものと理解し得ると主張する。しかしながら、バイアス層の重量の割合を大きくすることでシャフトのトルクを小さくできることが本件出願日当時の技術常識であったとしても、原告の上記主張は、実施例１と比較例１を比較する点を含め、バイアス層の合計重量をバイアス層の合計重量とストレート層の合計重量の和の５０％以上とすることによりなぜ本件課題が解決されるのかについて適切に説明するものとはいえず、その他、バイアス層の合計重量をバイアス層の合計重量とストレート層の合計重量の和の５０％以上とすることにより本件課題が解決されるとの本件出願日当時の技術常識を認めるに足りる証拠はないから、構成３のうちバイアス層の合計重量をバイアス層の合計重量とストレート層の合計重量の和の５０％以上とするとの点については、本件出願日当時の当業者がその当時の技術常識に照らし本件課題を解決できると認識できる範囲のものであるということはできない。
(ｲ) Ｂ／（Ｂ＋Ｓ）≦０．８について
ａ ストレート層の合計重量（Ｓ（ｇ））をバイアス層の合計重量とストレート層の合計重量の和（Ｂ（ｇ）＋Ｓ（ｇ））の２０％以上とすることにより得られる効果等に関し、本件明細書の発明の詳細な説明には、前記(ｱ)ａの記載（【００１４】及び【表４】）がある。しかしながら、これらの記載は、ストレート層の合計重量をバイアス層の合計重量とストレート層の合計重量の和の２０％以上とすることによりなぜ本件課題が解決されるのかについて適切に説明するものとはいえず、したがって、構成３のうちストレート層の合計重量をバイアス層の合計重量とストレート層の合計重量の和の２０％以上とするとの点については、本件明細書の発明の詳細な説明の記載により本件出願日当時の当業者が本件課題を解決できると認識できる範囲のものであるということはできない。
ｂ 原告は、ストレート層がシャフトの曲げ剛性及び曲げ強度を高め、曲げによる折損を防ぐ役割を果たすこと並びに曲げによる折損を防止するとの観点からストレート層の合計重量をバイアス層の合計重量とストレート層の合計重量の和の２０％程度以上とすべきことは本件出願日当時の技術常識であるとして、本件出願日当時の当業者はストレート層の合計重量をバイアス層の合計重量とストレート層の合計重量の和の２０％以上としておけば、シャフトが曲げにより折損すること（ねじれがないためにシャフトが折損すること）を防ぎ得るものと理解し得ると主張する。しかしながら、原告が上記技術常識に係る証拠として提出する甲１２、２１及び２３によっても、曲げによる折損を防止するとの観点からストレート層の合計重量をバイアス層の合計重量とストレート層の合計重量の和の２０％程度以上とすべきことが本件出願日当時の技術常識であったとの事実を認めることはできず、その他、本件出願日当時にそのような技術常識が存在したものと認めるに足りる証拠はない。
そうすると、ストレート層がシャフトの曲げ剛性及び曲げ強度を高め、曲げによる折損を防ぐ役割を果たすことが本件出願日当時の技術常識であったとしても、原告の上記主張は、ストレート層の合計重量をバイアス層の合計重量とストレート層の合計重量の和の２０％以上とすることによりなぜ本件課題が解決されるのかについて適切に説明するものとはいえず、その他、ストレート層の合計重量をバイアス層の合計重量とストレート層の合計重量の和の２０％以上とすることにより本件課題が解決されるとの本件出願日当時の技術常識を認めるに足りる証拠はないから、構成３のうちストレート層の合計重量をバイアス層の合計重量とストレート層の合計重量の和の２０％以上とするとの点については、本件出願日当時の当業者がその当時の技術常識に照らし本件課題を解決できると認識できる範囲のものであるということはできない。
ウ 構成５について
(ｱ) Ａ／Ｃ≦１．８について
ａ 細径側バイアス層の重量（Ａ（ｇ））を太径側バイアス層の重量（Ｃ（ｇ））の１８０％以下とすることにより得られる効果等に関し、本件明細書の発明の詳細な説明には、「シャフトに使用する細径側バイアス層の重量をＡ（ｇ）、太径側バイアス層の重量をＣ（ｇ）とした場合に、１．０≦Ａ／Ｃ≦１．８・・・(4)の条件を満たすのが好ましい。この(4)の条件を満たすことによって、技量が高いゴルファーやスイングスピードが速いゴルファーにも対応できるために必要なシャフトの捩じれ剛性値を得ることができるとともに、スイング時におけるグリップ部の安定性が向上する傾向にある。より好ましい条件は、１．１≦Ａ／Ｃ≦１．８であり、さらに好ましい条件は、１．２≦Ａ／Ｃ≦１．８であり、飛距離の安定性と方向安定性がより向上する傾向にある。」との記載（【００１９】）があり、また、本件効果が得られたとされる実施例１及び本件効果が得られなかったとされる比較例１における各Ａ／Ｃがいずれも１．２であるとの記載（【表４】）がある。しかしながら、これらの記載は、細径側バイアス層の重量を太径側バイアス層の重量の１８０％以下とすることによりなぜ本件課題が解決されるのかについて適切に説明するものとはいえず、したがって、構成５のうち細径側バイアス層の重量を太径側バイアス層の重量の１８０％以下とするとの点については、本件明細書の発明の詳細な説明の記載により本件出願日当時の当業者が本件課題を解決できると認識できる範囲のものであるということはできない。
ｂ 原告は、細径側バイアス層の重量を太径側バイアス層の重量の１８０％以下とすることにより【００１９】に記載された効果（技量が高いゴルファーやスイングスピードが速いゴルファーにも対応できるために必要なシャフトのねじれ剛性値を得ることができるとともに、スイング時におけるグリップ部の安定性が向上するとの効果）が得られる結果として、細径側バイアス層を積層するだけでなく太径側バイアス層をも積層することで、単に細径部のトルクを小さくすることを回避し、デメリット（非熟練ゴルファーにとってフィーリングが硬くなったりヘッドの返り（トゥダウン）が悪くなったりすること）が生じないようにし得ることは本件出願日当時の当業者にとって自明であるとして、当該当業者は細径側バイアス層の重量を太径側バイアス層の重量の１８０％以下とすることにより上記のデメリットを回避できるものと理解し得ると主張する。しかしながら、細径側バイアス層の重量を太径側バイアス層の重量の１８０％以下とすることにより上記のデメリットを回避し得ることが本件出願日当時の当業者にとって自明であったとの事実を認めるに足りる証拠はない。そうすると、原告の上記主張は、細径側バイアス層の重量を太径側バイアス層の重量の１８０％以下とすることによりなぜ本件課題が解決されるのかについて適切に説明するものとはいえず、その他、細径側バイアス層の重量を太径側バイアス層の重量の１８０％以下とすることにより本件課題が解決されるとの本件出願日当時の技術常識を認めるに足りる証拠はないから、構成５のうち細径側バイアス層の重量を太径側バイアス層の重量の１８０％以下とするとの点については、本件出願日当時の当業者がその当時の技術常識に照らし本件課題を解決できると認識できる範囲のものであるということはできない。
(ｲ) １．０≦Ａ／Ｃについて
ａ 細径側バイアス層の重量（Ａ（ｇ））を太径側バイアス層の重量（Ｃ（ｇ））の１００％以上とすることにより得られる効果等に関し、本件明細書の発明の詳細な説明には、前記(ｱ)ａの記載（【００１９】及び【表４】）がある。しかしながら、これらの記載は、細径側バイアス層の重量を太径側バイアス層の重量の１００％以上とすることによりなぜ本件課題が解決されるのかについて適切に説明するものとはいえず、したがって、構成５のうち細径側バイアス層の重量を太径側バイアス層の重量の１００％以上とするとの点については、本件明細書の発明の詳細な説明の記載により本件出願日当時の当業者が本件課題を解決できると認識できる範囲のものであるということはできない。
ｂ 原告は、本件各発明は細径部のトルクを小さくすることが飛距離の安定性及び方向安定性を高めるとした甲６発明の効果を前提としつつ、更に前記(ｱ)ｂの非熟練ゴルファーにとってのデメリットを克服するとの課題を解決するものであるから、本件出願日当時の当業者は細径側バイアス層の重量を太径側バイアス層の重量の１００％以上とすることにより【００１９】に記載された効果（技量が高いゴルファーやスイングスピードが速いゴルファーにも対応できるために必要なシャフトのねじり剛性値を得ることができるとともに、スイング時におけるグリップ部の安定性が向上するとの効果）が得られる結果として、細径側バイアス層の重量を太径側バイアス層の重量の１００％以上とすることにより飛距離の安定性及び方向安定性が高まるものと理解し得ると主張する。しかしながら、甲６によっても、本件出願日当時の当業者において、細径側バイアス層の重量を太径側バイアス層の重量の１００％以上とすることにより飛距離の安定性及び方向安定性が高まるものと理解し得たとの事実を認めることはできず、その他、そのような事実を認めるに足りる証拠はない。そうすると、原告の上記主張は、細径側バイアス層の重量を太径側バイアス層の重量の１００％以上とすることによりなぜ本件課題が解決されるのかについて適切に説明するものとはいえず、その他、細径側バイアス層の重量を太径側バイアス層の重量の１００％以上とすることにより本件課題が解決されるとの本件出願日当時の技術常識を認めるに足りる証拠はないから、構成５のうち細径側バイアス層の重量を太径側バイアス層の重量の１００％以上とするとの点については、本件出願日当時の当業者がその当時の技術常識に照らし本件課題を解決できると認識できる範囲のものであるということはできない。
エ 構成４について
(ｱ) Ａ／Ｂ≦０．１２について
ａ 細径側バイアス層の重量（Ａ（ｇ））をバイアス層の合計重量（Ｂ（ｇ））の１２％以下とすることにより得られる効果等に関し、本件明細書の発明の詳細な説明には、「シャフトに使用する細径側バイアス層の重量をＡ（ｇ）、バイアス層の合計重量をＢ（ｇ）とした場合に、０．０５≦Ａ／Ｂ≦０．１２・・・(2)が好ましい範囲である。この範囲であると、技量が高いゴルファーやスイングスピードが速いゴルファーに必要なシャフトの捩じれ剛性値となるため好ましい範囲である。また、０．０６≦Ａ／Ｂ≦０．１２であるとより好ましく、０．０７≦Ａ／Ｂ≦０．１２であると飛距離の安定性と方向安定性が期待できるため、さらに好ましい範囲である。」との記載（【００１７】）があり、また、本件効果が得られたとされる実施例１及び本件効果が得られなかったとされる比較例１における各Ａ／Ｂがそれぞれ０．０８及び０．１４であるとの記載（【表４】）がある。しかしながら、これらの記載は、本件各発明におけるＡ／Ｂに係る０．１２との数値が実施例１における０．０８と比較例１における０．１４の間にある値であることを含め、細径側バイアス層の重量をバイアス層の合計重量の１２％以下とすることによりなぜ本件課題が解決されるのかについて適切に説明するものとはいえず、したがって、構成４のうち細径側バイアス層の重量をバイアス層の合計重量の１２％以下とするとの点については、本件明細書の発明の詳細な説明の記載により本件出願日当時の当業者が本件課題を解決できると認識できる範囲のものであるということはできない。
ｂ 原告は、細径側バイアス層を積層するだけでなく全長バイアス層や太径側バイアス層をも積層することにより、細径部のトルクだけが小さくなることを回避して非熟練ゴルファーにとってのデメリット（フィーリングが硬くなったりヘッドの返り（トゥダウン）が悪くなったりすること）が生じないようにし、幅広いゴルファーにとってフィーリングが良好なシャフトを実現し得ることは本件出願日当時の当業者にとって自明であるから、当該当業者は細径側バイアス層の重量をバイアス層の合計重量の１２％以下とすることで、非熟練ゴルファーにとってもフィーリングが良好なシャフトを実現し得るものと理解し得ると主張する。しかしながら、本件出願日当時の当業者において、細径側バイアス層の重量をバイアス層の合計重量の１２％以下とすることで、非熟練ゴルファーにとってもフィーリングが良好なシャフトを実現し得るものと理解し得たとの事実を認めるに足りる証拠はない。そうすると、原告の上記主張は、細径側バイアス層の重量をバイアス層の合計重量の１２％以下とすることによりなぜ本件課題が解決されるのかについて適切に説明するものとはいえず、その他、細径側バイアス層の重量をバイアス層の合計重量の１２％以下とすることにより本件課題が解決されるとの本件出願日当時の技術常識を認めるに足りる証拠はないから、構成４のうち細径側バイアス層の重量をバイアス層の合計重量の１２％以下とするとの点については、本件出願日当時の当業者がその当時の技術常識に照らし本件課題を解決できると認識できる範囲のものであるということはできない。
(ｲ) ０．０５≦Ａ／Ｂについて
ａ 細径側バイアス層の重量（Ａ（ｇ））をバイアス層の合計重量（Ｂ（ｇ））の５％以上とすることにより得られる効果等に関し、本件明細書の発明の詳細な説明には、前記(ｱ)ａの記載（【００１７】及び【表４】）がある。しかしながら、これらの記載は、細径側バイアス層の重量をバイアス層の合計重量の５％以上とすることによりなぜ本件課題が解決されるのかについて適切に説明するものとはいえず、したがって、構成４のうち細径側バイアス層の重量をバイアス層の合計重量の５％以上とするとの点については、本件明細書の発明の詳細な説明の記載により本件出願日当時の当業者が本件課題を解決できると認識できる範囲のものであるということはできない。
ｂ 原告は、本件各発明は細径部のトルクを小さくすることが飛距離の安定性及び方向安定性を高めるとした甲６発明の効果を前提としつつ、更に非熟練ゴルファーにとってのデメリット（フィーリングが硬くなったりヘッドの返り（トゥダウン）が悪くなったりすること）を克服するとの課題を解決するものであり、加えて、本件各発明におけるＡ／Ｂに係る０．０５以上０．１２以下との数値範囲が実施例１におけるＡ／Ｂ（０．０８）をほぼ中央値とするものであることも併せ考慮すると、本件出願日当時の当業者は細径側バイアス層の重量をバイアス層の合計重量の５％以上とすることで、上記のデメリットを回避しつつ、飛距離の安定性及び方向安定性を高め得るものと理解し得ると主張する。しかしながら、甲６によっても、本件出願日当時の当業者において、細径側バイアス層の重量をバイアス層の合計重量の５％以上とすることにより上記のデメリットを回避しつつ、飛距離の安定性及び方向安定性を高め得るものと理解し得たとの事実を認めることはできず、その他、そのような事実を認めるに足りる証拠はない。そうすると、本件各発明におけるＡ／Ｂに係る０．０５以上０．１２以下との数値範囲が実施例１におけるＡ／Ｂ（０．０８）をほぼ中央値とするものであることを考慮しても、原告の上記主張は、細径側バイアス層の重量をバイアス層の合計重量の５％以上とすることによりなぜ本件課題が解決されるのかについて適切に説明するものとはいえず、その他、細径側バイアス層の重量をバイアス層の合計重量の５％以上とすることにより本件課題が解決されるとの本件出願日当時の技術常識を認めるに足りる証拠はないから、構成４のうち細径側バイアス層の重量をバイアス層の合計重量の５％以上とするとの点については、本件出願日当時の当業者がその当時の技術常識に照らし本件課題を解決できると認識できる範囲のものであるということはできない。
オ 原告のその余の主張（決定取消事由の１（構成２ないし５に係るもの）に関連するもの）について
(ｱ) 原告は、低トルクのシャフト（ねじり剛性が高いシャフト）が飛距離の安定性及び方向安定性において優れているとの技術常識並びにバイアス層を増やすことにより低トルクのシャフトが得られるとの技術常識を有する本件出願日当時の当業者が本件明細書を読めば、実施例１及び比較例１における各トルクから、トルクを比較例１のそれよりも有意に小さい４．０°以下とし、実施例１及び比較例１における各バイアス層の割合（Ｂ／（Ｂ＋Ｓ））から、バイアス層の割合（Ｂ／（Ｂ＋Ｓ））を比較例１のそれよりも有意に大きい０．５以上とすることにより、比較例１よりも良好な飛距離の安定性及び方向安定性が得られるであろうことを当然に理解し得ると主張する。しかしながら、実施例１及び比較例１の記載から、本件出願日当時の当業者において、トルクを比較例１のそれ（４．８°）よりも有意に小さい角度とすること及びバイアス層の割合（Ｂ／（Ｂ＋Ｓ））を比較例１のそれ（０．４）よりも有意に大きい値とすることにより、比較例１よりも良好な飛距離の安定性及び方向安定性を示すであろうと推測し得るとしても、当該当業者において、トルクを具体的に（１．６°以上）４．０°以下とすること及びバイアス層の割合（Ｂ／（Ｂ＋Ｓ））を具体的に０．５以上（０．８以下）とすることにより、本件課題を解決できると認識できるとは認められない。
(ｲ) 原告は、本件出願日当時の当業者は本件明細書の記載により、本件各発明の構成要件を充足し、その他の条件につき当該当業者が技術常識の範囲内で決定したシャフトであれば、その飛距離及び方向が比較例１のシャフトにおける飛距離及び方向と比較してより安定したものとなることを容易に理解し得ると主張する。しかしながら、前記アないしエにおいて説示したところに照らすと、仮に本件各発明の課題が飛距離及び方向において比較例１のシャフトよりも安定したシャフトを得ることであるとしても、実施例１及び比較例１を含む本件明細書の発明の詳細な説明の記載により、本件出願日当時の当業者において、本件各発明の構成要件を充足するシャフトであれば当該課題を解決できると認識できると認めることはできないというべきである。