こんにちは、知財実務情報Lab. 専門家チーム、大野総合法律事務所の弁理士 森田裕と申します。
これから数回にわたっていくつかのコラムを連載することを予定しておりますが、キャリアプランの設計に役立つような柔らかい話から実務の向上に役立つものまでを幅広く取り扱いたいと考えています。
初回は、特許出願をするときに考えて欲しい最も重要なことです。
特許出願時の「収益性のあるビジネスを守るという意識」の重要性についてお話ししたいと思います。
特許出願の目的
皆さんが特許出願をするときには、何を目的として出願をしているのでしょうか。
出願自体が目的ということも場合によってはあると思いますが、基本的には、何か別の大切な目的を達するためのツールとして出願を活用されていると思います。
その大切な目的を掘り下げていくと、通常は、ビジネスにおける競争優位性を確保することによって、自社が競合に対して有利にビジネスを展開できる状況を作るとか、他社参入を排除して自社の利益を最大化するといったことになるのではないかと思います。
自らがビジネスを展開しない非営利の研究機関が出願する場合には、実施許諾をすることになりますが、実施許諾を受けた者（ライセンシー）が、ビジネスにおける競争優位性を確保することができるように出願を構築する必要が基本的にはあると考えられます。
特許出願はそれ自体が目的なのでは無く、何か大事な他の目的があって、それを達成するツールとして活用しているはずです。
何らかの大事な目的達成のために特許をツールとして活用する以上、その大事な目的が何かを突き詰めることは、特許をより有効に取得し、より有効活用するために不可欠であるともいえるものです。
研究成果を守るという意識では対応は十分とはいえない
これに対して、研究成果を守るという意識で特許出願をすると、目の前の研究成果をいかに守るかという固定された枠の中で検討をすることになります。
しかし、その結果、得られる権利が、ビジネスの「競争優位性」に対してどの程度貢献するかは、何ら保証されません。
例えば、収益性の高い事業領域と収益性の低い事業領域が存在した場合に、特許は、収益性の高い事業領域において出願人が有利となるように構築すると有利ですが、そのことを考えずに収益性の低い事業領域に向けてしまったら特許の価値は大きく減じてしまうことになります。
このようにお話しすると当たり前なのですが、しかし、具体的な行動・作業と連結していないと分かっていても、対応ができないということは多いものです。以下では、具体的なお話をしたいと思います。
「モノ」から「コト」への時代における特許出願の戦略的考察と、ゲノム編集技術において採用された戦略
簡単な例では、例えば近年は「モノ」から「コト」の時代に移行しているといわれています。すなわち、モノを売るビジネスからサービスを売るビジネスへの転換です。
これまではモノを売って利益を上げる「売り切り型のビジネス」から、継続的にサービスを提供し、「継続的に収益化するビジネス」の時代に移行しています。
例えば、ゲノム編集技術については、創薬以外の通常のライフサイエンスにおけるライセンスについては、米BROAD研究所およびCaribou BiosciencesまたはERS Genomicsからライセンスを得ることができますが、これらの機関は、ゲノム編集ツールの販売を収益源としてるわけではなさそうです。
事実、米BROAD研究所では、ゲノム編集ツール自体は、非営利の研究機関向けに「無償で提供」し、世界中に無償で広めているのです。
そして、ゲノム編集技術の主な収益源は、ライセンス契約による収益であると考えられます。
ライセンス契約は、年ごとに支払いをするサブスクリプション型の契約となっています。
すなわち、ベクターを売り切るよりも、毎年ライセンス料を集めるライセンスビジネスの方が収益性が高いと考え、ベクターは技術を広めるために無償で提供し、広まった技術の営利目的の利用についてライセンスにより収益しようとのビジネスモデルを構築しているのではないかと考えられます。
このようにして、利用者を増やしつつ（つまり、市場を拡大し）、その上で、ライセンスを提供することで、ライセンスによる収益性を最大化する試みがなされているものと考えられるのです。
そうすると、特許では、モノ（ツール自体）の権利よりも、継続的に実施され続ける「方法」の権利の方がビジネスと整合し、有益なのではないかとの一つの結論を得ることができそうです。
そうであれば、方法を「おまけ的」に権利化するのではなく、方法を効果的に権利化できる方向を真剣に追求する必要が生じるのであって、権利化の重点の置き方や力の入れ方が変わってくるのは当然であると思われます。
現実に、米BROAD研究所も米カリフォルニア大学および墺ウィーン大学も、ツールの権利（例えば、シングルガイドRNAと呼ばれる分子の権利やCas9との複合体の権利）に加えてゲノム編集方法の権利を非常に精緻に取得しています。
また、方法の権利化に関して、ゲノムを標的化する方法（切断を必要としない発明）、ゲノムを切断する方法（編集までを必要としない発明）、およびゲノムを編集する方法というように、発明の目的の書き方を細かくかき分けている点などに表れていると筆者は考えていますが、細心の注意を払って広く限定の無い権利を得る努力がなされているようすが見て取れます。
例えば、現在では、切断能を欠損したCas9タンパク質に転写活性化/転写抑制ドメインを融合して、標的遺伝子領域の遺伝子発現を制御するビジネスが展開されていますが、上述したゲノムを標的化する方法（切断を必要としない発明）の権利化は、このようなビジネスを包含するという趣旨であろうと考えられます。
方法発明の顕現性の問題について
方法の発明は、侵害検知（顕現性）の観点から避けるべきではないのかという問題が議論されています。
確かに、方法の発明を侵害しているかどうかを検知することは容易ではないことが通常です。
しかしながら、近年の研究は複数組織に跨がった開発がなされるなど、自社完結にならないために、他人の目のある中で開発をすることを強いられることが多くなりました。
そして、共同開発契約では、特許保証を求められるなど、相互のコンプライアンスが求められる共同研究開発では特許を無視した開発は許容されません。
このように、オープンノベーション時代に入り、より高いレベルでのコンプライアンス（法令遵守）が求められ、特許を回避することを強いられるか、ライセンス導入を検討するということになりやすくなっていると思われます。
その上、広く世界中からライセンスを得ることができるので、侵害検知率・侵害捕捉率の高さを犠牲にできるというケースもあり得るように思われます。
そのような状況において、方法の発明の権利化は、必ずしも否定されるものではなく、むしろ積極的に推進されるべき状況になっているようにも思われるのです。
このように、これまで念頭に置いてきたような、競合１社のみを標的化してこれを排除するように作り込む特許とは考え方を変えて対応する必要があるケースとして考慮する必要があるように思われるのです。
この意味で、一般常識に縛られた実務は意味がなく、ビジネス形態に適合させた最適解に向けて個別具体的に戦略化することは重要な意義を有すると筆者は考えています。
同様に、近年では、医療機器含めた多様な製品開発がなされており、ＩｏＴとの融合も相まって、物を売るのかサービスを売るのかが分からない開発が増えてきています。
そうすると、収益となるビジネスは何であるのかの想定がまず必要になり、これを保護できるように特許明細書の書き方、権利化の仕方を柔軟に合わせて行くことが不可欠になるはずです。
もしかすると、物を売るケースとサービスを売るケースのどちらも想定しなければならないということになります。
従来のように物の売り切りビジネスだけを念頭にしていると、ビジネスの収益性の高い部分を有効に保護できず、折角の特許の価値を大きく損なってしまうかも知れません。
物の権利化をするにしても、部品を権利化するのか、完成品を権利化するのか、システムを権利化するのか、端末を権利化するのかなど、何を権利化するのかは重要な問題になります。
そのときには、収益性のあるビジネスがどこなのかを併せて考えることで権利化対象をどのように選択するかの指針が得られるかも知れません。
結論
このように、収益できるビジネス形態を検討し、それに併せてしっかりと特許を取得するという考え方はとても重要です。
逆に、収益性の低い部分は、検討から落としてしまっても大きなダメージはありません。
収益性の大きな部分で権利保護が充実していれば、十分な競争優位性を確保できると考えられるためです。
この観点で、「収益性のあるビジネスを守るという意識」は特許出願を行う上で最も重要であると考えています。
森田 裕 （大野総合法律事務所 パートナー弁理士、博士（医学））
専門分野：医薬、バイオ、化学系特許の権利化、訴訟、ベンチャー支援、知財コンサルなど