最近の裁判例から考える明細書の書き方（その１）

今回の動画セミナーを視聴させて頂き、明細書内に「本発明の要旨を逸脱しない範囲で種々変更可能である」と記載した場合、攻撃される側ならば（無効審判された場合等）、本件発明が非限定的に認定されることから新規性、進歩性が否定されやすくなって不利に働き、一方で、攻撃する側ならば（他社を侵害で訴える場合等）、本件発明の範囲が広く解されることから有利に働く、ということだと理解いたしました。

そうすると、明細書作成時において「本発明の要旨を逸脱しない範囲で種々変更可能である」と記載した方がよく、記載すると、これを明細書の記載しなかった場合と比較して、発明の範囲が広くなると考えられるのでしょうか？

気休め程度かもしれませんが、これを明細書の記載しなかった場合と比較して、発明の範囲が狭くなることを抑止する効果はあると考えます。

まず、発明の技術的範囲は、当然、請求項の記載で決まります。

また、請求項に記載の発明の技術的範囲の解釈が、明細書の記載および図面を考慮して行われることも、70条２項より当然のことです。

したがって、「本発明の要旨を逸脱しない範囲で種々変更可能である」と明細書に記載したとしても、それは当然のことを確認のために記載しているにすぎないことになります。

しかしながら、被疑侵害者が、明細書に「発明の技術的範囲が限定解釈されるような」記載があると主張してきた場合に、「本発明の要旨を逸脱しない範囲で種々変更可能である」と書いてあれば、そのような主張を押し返す効果（発明の範囲が狭くなることを抑止する効果）はあると考えます。

なるほど、そうなんですね。

「本発明の要旨を逸脱しない範囲で種々変更可能である」と似たような話で、【実施例】の欄の初めに「本発明は以下に説明する実施例に限定されない」と記載される場合も多いと思います。

これも同様と考えて良いのでしょうか？

私は同様と考えています。すなわち、【実施例】の欄の初めに「本発明は以下に説明する実施例に限定されない」と記載した場合も、被疑侵害者が、明細書に「発明の技術的範囲が限定解釈されるような」記載があると主張してきた場合に、「本発明の要旨を逸脱しない範囲で種々変更可能である」と書いてあれば、そのような主張を押し返す効果（発明の範囲が狭くなることを抑止する効果）はあると考えます。

明細書中に、発明の技術的範囲が限定解釈されるようなことを記載してしまったものの、権利化後に「限定解釈されないです」と強引に主張したい場合に、明細書中の「発明の技術的範囲が限定解釈されるような」ことを削除する訂正を行うことはできるのでしょうか？

教科書的には、発明の詳細な説明の削除により、発明（の要旨）が拡張・変更する場合は、訂正はできないということになりましょう。

上記の人工乳首事件（東京高判平成14年（行ケ）第539号）は、逆に実施例を追加して発明（の要旨）が拡張されるという事案でしたが、理論的には同様です。

例えば、複数の測定方法があるパラメータ発明において、どちらでも充足しなければ非充足という場面において、片方の測定方法を潰す訂正をすれば、発明の技術的範囲が拡張されますから、訂正要件違反となりましょう。（測定方法の追加が新規事項追加とされた裁判例としては、平成27年(行ケ)第10234号があります。）

ただし、実際に発明の詳細な説明の削除が新規事項追加とされた裁判例は殆どありませんから、教科書的なロジックが裁判所で通じるかは別問題です。

また、そのような削除をして、訂正の遡及効があったとしても、裁判所は、当所明細書の記載を考慮して、やはり限定解釈するかもしれません。

このような不透明性が残る中で、訂正拒絶となれば藪蛇ですから、かかる訂正をするか否かは、戦略上慎重に考えることが望ましいと思われます。