こんにちは、知財実務情報Lab.管理人の高橋（弁理士・技術士）です。
今回は中間対応において「除くクレーム」を検討するタイミング、すなわち、どのような場合に「除くクレーム」を検討することになるかについて書きたいと思います。
なお、以下では中間対応として「進歩性なしの拒絶理由通知書をもらったとき」について書きますが、「新規性なし」の拒絶理由通知書をもらったときも、ほぼ同じになると思います。
まずは、「進歩性なしの拒絶理由通知書をもらったとき」に、どのような思考手順で検討するかを記します。
私の場合、次の１から３の順番に検討しています。
１．拒絶理由通知書の内容が正しいかの確認
２．本願明細書を読んで補正ポイントを探す
３．補正ポイントの中で出願人が許容できるものを確認する
そして、上記の２．本願明細書を読んで補正ポイントを探しても見つからなかった場合に、除くクレームを検討します。
以下、上記の順にそって説明します。
１．拒絶理由通知書の内容が正しいかを確認する
「進歩性なし」ですので、主引用発明と副引用発明が挙げられているはずです。
通常、主引用発明は引用文献１です。
副引用発明は引用文献２だけの場合もありますし、さらに引用文献３，４、、のように複数が挙げられている場合もあります。また、副引用発明として周知技術や慣用技術が挙げられることもあります。
拒絶理由通知書には
「引用文献１の［・・・・］段落にはＡと記載されている。そうすると本願請求項１に係る発明とはＸが記載されていない点が異なる。しかし、その相違点Ｘは引用文献２の［・・・・］段落に記載されている。引用文献１、２の技術分野はいずれもＢであり、Ｃという課題が共通している。よって本願請求項１に係る発明は引用文献１、２から容易に想到する」
のような感じで記載されているはずです。
よって、
・本当に引用文献１の［・・・・］段落にはＡと記載されているのか、
・引用文献２の［・・・・］段落にＸが記載されているのか、
・引用文献１、２の技術分野はいずれもＢなのか、これらはＣという課題が共通しているのか、
を確認します。
このような審査官の認定が間違っていることは多くはありません。
感覚的に言えば、間違っていることは５％もないと思います。
しかしマレではあるものの（５％以下でしょうが）、例えば、
・引用文献１の［・・・・］段落にＡが記載されていると認定するには無理がある（審査官が都合の良いように強引に解釈している）。
・審査官は「本願請求項１に係る発明とはＸが記載されていない点が異なる」といっているが、相違点は他にもある（当て嵌めが不十分）。
・引用文献１，２の技術分野が異なる、または、課題が共通していない。
・周知技術や慣用技術といえない。そういえる証拠を審査官が出してない。
というケースもあります。その場合はその点を反論することが考えられます。
２．補正ポイントを探す（除くクレームの検討を含む）
審査官の認定は正しい場合、補正が必要です。
そこで、本願の明細書を読み、本願請求項１を限定する構成要件であって、
・周知技術とは言えない、かつ、引用文献に記載されていない
または
・引用文献に記載されている or 周知技術かもしれないが、顕著な効果を主張できる。
を満たす構成要件を探します。
なお、ここで「限定する構成要件」とは、新たな構成要件を追加する場合と、既存構成要件を下位概念にする場合が含まれます。
さて、上記を満たす構成要件が見つかれば良いのですが、見つからない場合もあります。
その場合、除くクレームを検討するケースが多いと思います。
引用文献を読んで、効果や課題との関係で限定している箇所を探していきます。
例えば、引用文献に「本発明で成分Ｇの含有率は５～１５％である。１５％を超えると、・・・という悪いことが生じ、課題Ｈを解決できなくなる」のようなことが記載されていることを見つけたとしましょう。
そして、本願の請求項１では成分Ｇの含有率は１０～５０％であるとします。
この場合、本願の請求項１における成分Ｇの含有率を「１０～５０％（ただし、１５％以下を除く）」と補正したうえで、
「引用文献では１５％以上とすると課題Ｈが解決できないと記載されているため、引用文献に接した当業者が引用文献の記載に基づき、成分Ｇの含有率を１５％以上にすることはない、または１５％以上にすることは阻害されている。よって、引用文献に基づき、本発明に想到すること無い」
のような反論を行うことが考えられます。
ここで本願明細書中に成分Gについて「１５％」に関する記載がなくても、上記の「ただし、１５％以下を除く）」の補正は新規事項の追加とはならないはずです。
また、例えば、引用文献に「本発明では部材Ｊと部材ＫとがＭという関係であることに起因して課題Ｎを解決する」と記載されていることを見つけたとしましょう。
そして、本願の請求項１では部材Ｊと部材Ｋとを含むものの、これらがＭという関係じゃなくても良い（課題を解決できる）とします。
この場合、本願の請求項１を「部材Ｊと、部材Ｋとを有し（ただし、部材Ｊと部材ＫとがＭという関係である場合を除く）」と補正したうえで、
「引用文献では部材Ｊと部材ＫとがＭという関係であることに起因して、課題Ｎを解決すると記載されているため、引用文献に接した当業者が引用文献の記載に基づき、Ｍという関係を有さないものにすることはない、またはＭという関係を有さないものにすることは阻害されている。よって、引用文献に基づき、本発明に想到すること無い」
のような反論を行うことが考えられます。
ここで本願明細書中に部材Ｊ、部材ＫについてＭという関係に関する記載がなくても、上記の「（ただし、部材Ｊと部材ＫとがＭという関係である場合を除く）」の補正は新規事項の追加とはならないはずです。
３．補正ポイント（除くクレームを含む）の中で、出願人が許容できるものがどれかを確認
補正ポイント（除くクレームを含む）の中で出願人が望むものがどれかを確認します。
そして、補正書、意見書に落とし込みます。
高橋 政治（知財実務情報Lab.管理人、弁理士・技術士、ソナーレ特許事務所）
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