日本のマルチマルチクレーム制限がEPO移行へどのように影響するか

　

こんにちは、知財実務情報Lab. 専門家チーム、Hasegawa弁理士事務所代表の長谷川です。

　

日本では２０２２年２月２５日に公布された特許法施行規則及び実用新案法施行規則の一部を改正する省令により、これまで認められていたマルチマルチクレームが４月１日から認められなくなります。

一方で欧州特許庁ではマルチマルチクレームは問題なく認められています。このためマルチマルチクレームの実務に関しては４月１日以降日本と欧州とで差異が生じることになります。

この差異により欧州での権利化を予定している出願については以下のように（１）補正そして（２）優先権の観点から注意する必要があります。

　

　

１．補正の観点

日本では複数の単従属クレームの特徴をメインクレームに追加する補正をしても新規事項の追加を指摘されることはまずありません。

しかし補正による新規事項の追加に厳しい欧州特許庁では単従属クレームの特徴を組み合わせる補正が問題となることがあります。

例えばT 2282/16では欧州特許庁の審判部は複数の単従属クレームの特徴を組み合わせる補正が出願当初書面から「直接的にかつ一義的に（directly and unambiguously）」導き出せないとして新規事項の追加を伴うと判断しました。

一方でマルチマルチの関係にある従属クレーム同士を組み合わせる補正であれば欧州でも新規事項の追加を指摘されることはありません。

つまりマルチマルチクレームを活用しなかった場合、欧州では補正が制限されてしまう恐れがあります。

　

したがって補正の自由度を確保するためにパリルートで欧州特許出願をする場合はこれまで通りマルチマルチクレームを活用するのが好ましいです。

また、PCT出願の場合は出願時にマルチマルチクレームを活用し、欧州には出願時のマルチマルチクレームを残したままで移行し、日本にはマルチマルチクレームを解消したクレームで移行するのが良いかと思います。

因みに欧州特許庁ではマルチマルチクレームを活用したからといって追加庁費用が発生することはありません。

また、パルルートであってもPCTルートであっても明細書の「課題を解決する手段」の欄でマルチマルチクレームに準じた開示を確保しておくことで、クレームでマルチマルチを活用するのと同じ効果が得られます。

　

　

２．優先権の観点

欧州特許庁では優先権主張における「同一の発明」は補正による新規事項の追加と同一の基準で判断されます。

すなわち欧州特許庁で優先権主張が認められるには欧州特許出願でクレームされた発明が基礎出願から「直接的にかつ一義的に（directly and unambiguously）」に導き出せることが要件となります。

つまり上述のように欧州特許出願時にマルチマルチクレームを活用しなかった場合に補正の自由度が制限され得るように、基礎出願でマルチマルチクレームを活用しなかった場合は欧州特許出願において優先権主張が認められる範囲が制限され得ます。

　

このため欧州での権利化を予定している発明の場合、４月１日以降は日本出願でも明細書の「課題を解決する手段」の欄でマルチマルチクレームに準じた開示を確保しておくことが欧州での優先権確保の観点から好ましいです。

　

　

まとめ

以上のことを鑑みると４月１日以降、欧州での権利化が想定される発明では以下の措置を取ることが好ましいです。

●日本での出願

　明細書の課題を解決する手段でマルチマルチの開示を確保。

●パリルート欧州特許出願

　クレームでマルチマルチを活用 or 明細書の課題を解決する手段でマルチマルチの開示を確保。

　

●PCTルート欧州特許出願

　PCT出願時のクレームでマルチマルチを活用 or 明細書の課題を解決する手段でマルチマルチの開示を確保。