田中 研二

こんにちは、知財実務情報Lab.専門家チームの田中研二（弁理士）です。　今回は、「除くクレーム」に関して、よくある以下の二つの疑問について考えてみます。　(1)新規性・29条の2・39条の拒絶理由を解消する目的でないと使えないのか？(2)本願発明と引用発明との「重なりのみ」を除かないといけないのか？　この二つの疑問は、どちらも審査基準の以下の記載（引用部分の下線は筆者が付加。以下同じ）に端を発するものと思われます（審査基準第IV部第2章3.3.1(4)）。　　補正前の請求項に...

こんにちは、知財実務情報Lab.専門家チームの田中研二（弁理士）です。　突然ですが、私は素早いクレームドラフティングが得意ではありません。　発明ヒアリングをしながらサラッとクレームを書けるとカッコいいなあと思いつつも、恥ずかしながら、未だにその場でのクレーム作成にはもたつきますし、それよりも事前に提案書を読みながら時間を使ってクレームを用意するスタイルのほうが好きだったりします。　とはいえ、ヒアリングの場で次々に新しい情報が出てきたりすると、やはりその場で素早くクレームを作る...

　こんにちは、知財実務情報Lab.専門家チームの田中研二（弁理士）です。　今回は「阻害要因を導入する補正」という進歩性のテクニックをご紹介します。　ある程度経験を積まれた方にはお馴染みの手法かもしれませんが、意外と言語化されていない気がするので、まとめてみました。　　　　１．「どんな補正がよさそうか」の判断基準拒絶理由通知で新規性欠如や進歩性欠如が指摘された場合、出願人が取り得る選択肢は、　(1)補正せずに反論する(2)補正をするの二択です。　しかし、「補正をする」といっても...

こんにちは、知財実務情報Lab.専門家チームの田中研二（弁理士）です。「引用発明の認定」は、進歩性対応の実務における頻出マターです。　引用発明の認定を覆すことができれば、進歩性判断の前提が引っくり返るので、拒絶理由の解消にとても有効です。そこで今回は、引用発明の認定に誤りがあると主張できる典型的なパターンを整理してみます。　以下の5パターンは、筆者が過去分析した進歩性の反論事例から抽出したものです。もちろん実際にはこれ以外にもありますが、頻出パターンは押さえているかなと思いま...

こんにちは、知財実務情報Lab.専門家チームの田中研二（弁理士）です。　前々回・前回に引き続き、「引用発明の上位概念化」について考えてみます。これまで、上位概念化を「捨象」と「抽象化」に分け、「抽象化」はさらに「構成の抽象化」と「発明の前提の抽象化」に分けて、以下のように類型化してきました。　　　　今回の記事では、「発明の前提の抽象化」が進歩性の否定に繋がる理由を考察するとともに、前々回・前回の内容も踏まえて、引用発明の上位概念化と進歩性との関係をまとめてみようと思います。　...

こんにちは、知財実務情報Lab.専門家チームの田中研二（弁理士）です。　前回に引き続き、「引用発明の上位概念化」について考えてみます。前回は、上位概念化を「捨象」と「抽象化」に分け、上位概念化の対象が「主引用発明」か「副引用発明」かも考慮して、次のような４類型に分けてみました。　　　　前回は「要素の捨象」について検討したので、今回は「要素の抽象化」について考えてみましょう。筆者の私見ですが、「要素の抽象化」は、発明の具体的な「構成」の抽象化と、「構成」の前にある発明の「前提」...

こんにちは、知財実務情報Lab.専門家チームの田中研二（弁理士）です。　昨年末、「今月の進歩性」メンバーで知財実務オンラインに出演させていただきました。※「今月の進歩性」は、毎月集まって前月の進歩性関連の判決について議論する勉強会です。　番組では、進歩性に関するいくつかの論点について判決紹介とディスカッションをしたのですが、そのうち下井先生が発表された「引用発明の認定」セクション（09:00～）では、「引用発明の上位概念化」が話題になりました。　特に、一度ちゃんと整理したいと...

　こんにちは、知財実務情報Lab.専門家チームの田中研二（弁理士）です。進歩性欠如の拒絶理由に対する反論には様々な種類があります。筆者は、大きく以下の5パターンに類型化して理解しています。　(1)審査官の事実認定が誤りである(2)相違点に係る構成を採用することが設計事項ではない(3)引用発明から本願発明に想到する動機づけがない(4)引用発明から本願発明に想到することに阻害要因がある(5)本願発明が予測不可能な有利な効果を奏する　　　　筆者が以前発表した進歩性の反論事例の統計分...

こんにちは、知財実務情報Lab.専門家チームの田中研二（弁理士）です。　前回の記事では、進歩性欠如の拒絶理由に対する２つの「効果」の主張パターンを紹介しました。　今回は、そのうち「設計事項」の指摘に反論する場合について、もう少し深掘りしてみましょう。　本記事では、筆者が以前発表した進歩性の反論事例の統計分析を元にして、「設計事項」の指摘に反論した場合によくある失敗パターンをご紹介します。　　１．「設計事項」に関する統計上記論文では、進歩性欠如の拒絶理由に対して補正なしで反論し...

こんにちは、知財実務情報Lab.専門家チームの田中研二（弁理士）です。進歩性欠如の拒絶理由に対して、本願発明の「効果」を主張することがあります。この「効果」の主張は主に以下の２つの場面で行われますが、私はそれぞれの場面で「効果の主張の仕方」が大きく異なると考えています。●場面１：本願発明が「予測できない効果」を奏することを主張する●場面２：本願発明と引用発明との相違点が設計事項でないことを主張する　この違い、意外と認識されてないことがあるようなので、表にまとめてみました。（「...