こんにちは、知財実務情報Lab. 管理人の高橋政治 (弁理士・技術士)です。
国内優先権主張出願の実務における目的別注意点をまとめました。
４回に分けて記しています。今回が最終回（４回目）です。
今回の内容は以下の通りです。
＜目次＞
１．はじめに →第１回
２．審査基準と裁判例との齟齬 →第１回
３．目的別の注意点
3.1 基礎出願の実施例が少ないので追加したい → 第２回
（１）優先権が認められる範囲
（２）基礎出願時の注意点
（３）実施例がない場合
（４）実施例が足りているか不明である場合
3.2 特有の効果を奏する実施例を追加したい → 第３回
（１）優先権が認められる範囲
（２）国内優先権主張出願時の注意点
3.3 その他 → 第４回（今回）
（１）好適態様を従属項として加えたい
（２）２つの特許出願を併合したい
（３）請求項１の技術的範囲を拡張したい
（４）請求項１に新たな構成要件を加えたい
（５）実施例データを修正したい
４．PCT国際出願について → 第４回（今回）
５．おわりに → 第４回（今回）
3.3 その他
（１）好適態様を従属項として加えたい
（a）基礎出願の請求項の範囲の一部において効果が高いことが見出されたため、請求項１は変更せず、この好適範囲について限定した従属項を加えたい場合がある。
この場合、通常、好適範囲において効果が高いことを示す実施例も存在しているはずである。そのため従属項の追加と共にその実施例も追加することになり、それを［一般記載］にも追記することになるはずだ。効果が高い実施例を追加するという点では上記の3.2と同じであるが、従属項を追加するという点において異なる。実施例を追加することによる影響は3.2と同じと考えてよいだろう。以下では従属項を追加することによる影響について説明する。
（b）特許・実用新案 審査ハンドブック 5108「日本出願の一部の請求項に係る発明のみが第一国出願の出願書類の全体に記載されている場合の例」には、基礎出願の明細書等に「クロムを含有する耐蝕鋼。」が記載され、国内優先権主張出願の請求項１が「クロムを含有する耐蝕鋼。」、請求項２が「クロム及びアルミニウムを含有する耐蝕鋼。」である場合、請求項１には優先権の効果が認められ、請求項２には優先権の効果が認められないと記載されている。
したがって、基礎出願後、国内優先権主張出願の前に「クロム及びアルミニウムを含有する耐蝕鋼」が公知にされ、または他者によって出願された場合、請求項２は新規性または29条の2によって拒絶されるが、請求項１はこれを理由に拒絶されることはないと考えられる。
（c）ここで国内優先権主張出願においては、上記の通り、特許請求の範囲だけではなく、明細書の［一般記載］および［実施例］の欄にも「クロム及びアルミニウムを含有する耐蝕鋼」について追記されているはずだ。そして、上記の拒絶に対応するため、請求項２の「クロム及びアルミニウムを含有する耐蝕鋼。」を削除補正したとする。しかし、明細書における「クロム及びアルミニウムを含有する耐蝕鋼」について追記した部分を削除しないのであれば請求項１について優先権の効果は認められないと解するべきだろう。請求項２を削除し、さらに明細書における「クロム及びアルミニウムを含有する耐蝕鋼」について追記した部分についても削除すれば請求項１について優先権の効果が認められると考える。
そして、請求項１の優先権の効果が認められ、「クロムを含有する耐蝕鋼。」が権利化できたとしても、この発明の技術的範囲に「クロム及びアルミニウムを含有する耐蝕鋼」が含まれない可能性はある。
（２）２つの特許出願を併合したい
関連がある２つ（３つ以上でも同じ。以下同様。）の特許出願を併合する国内優先権主張出願を行うことがある。これは主に出願審査請求費用や中間対応処理コストの低減を目的としている。
２つの特許出願を併合する場合、各々の出願の記載内容を極力混ぜないようにすることが重要であろう。混ぜてしまうと、混ぜた部分が２つの特許出願のいずれにも記載されていないことと認定されてしまう可能性が生じるからである。２つの特許出願のいずれにも記載されていなかったことは優先権の効果が認められない。
また、２つの特許出願を併合する場合、各々に記載の実施例または実施態様の整合性をチェックする必要がある。また、一方の出願の比較例が他方の出願における請求項の範囲内であったり、逆に一方の出願の実施例が他方の出願における請求項の範囲外であったりすると、併合後の請求項の範囲内に性能が悪い比較例が含まれていることになり、サポート要件違反と判断されることになり得る。
さらに、一方の出願の請求項１が他方の出願の請求項１の従属項になっていない場合、２つの請求項１を含む上位概念となる請求項１を新設することで単一性要件を満たし得るようにすべきである。
（３）請求項１の技術的範囲を拡張したい
基礎出願の請求項1に係る発明が「A＋Ｂ」であり、この発明を「A」に拡張したい場合がある。この場合、国内優先権主張出願の請求項１に係る発明を「A」に変更すると優先権の効果が認められず、国内優先権主張出願ではなく、通常の特許出願を行っているのと同じになってしまう。
そこで、国内優先権主張出願では請求項１を「A」とし、請求項２を「A＋Ｂ」とする。そうすることで請求項１の優先権は認められないが、請求項２の優先権は認められる。
（４）請求項１に新たな構成要件を加えたい
例えば基礎出願の請求項１が「A＋B」であったが、出願後、「A＋B」が既に公開されていることを見つけ、このままで基礎出願の新規性が否定されると考えられたため、これを回避するために請求項１を「A＋B+C」とする国内優先権主張出願を行うことがある。このような場合、新規事項を追加することになるため（新規事項の追加の例により）、国内優先権主張出願の請求項１「A＋B+C」に優先権は認められない。
つまり、請求項１が「A＋B」である基礎出願に基づき、請求項１を「A＋B＋C」に変更した国内優先権主張出願は意味が無く、通常の特許出願を行っているに等しい。
このような場合、基礎出願後、見つけた公開公報等に「A＋B」という発明が確実に記載されている言えるかを確認すべきだ。確実に記載されていると言えないのであれば、国内優先権主張出願では請求項１を「A＋B」のまま変更せず、「A＋B＋C」を従属請求項として追加した方がよい。そうしておけば国内優先権主張出願において「A＋B」は優先権の効果が認められ、「A＋B」の発明について権利化できる可能性を残しつつ、「A＋B＋C」で権利化できる可能性も確保することができる。
（５）実施例データを修正したい
頻度としては少ないが、基礎出願後、基礎出願に示した実施例のデータが間違っていたことに気が付き、これを修正したいことがある。
このような実施例データの修正は優先権が効かないと考えられる。実験データの修正は通常、新規事項の追加に該当するからである。
したがって、実施例データの間違いの程度が少しであれば修正しない方がよいといえる。例えばデータの間違いの程度が実験誤差の範囲内と言える程度であるならば修正しない方がよい。つまり、国内優先権主張出願を行わない方がよい。一方、間違いの程度が大きい（実験誤差の範囲とは言えない）のであれば、優先権の効果が効かないことを覚悟したうえで国内優先権主張出願を行うしかない。
４．PCT国際出願について
日本への基礎出願に基づいて優先権を主張してPCT国際出願を行い、その後、日本へ移行させれば、その出願は国内優先権主張出願を行っていることになる。また、日本以外の国へ移行させれば、日本への基礎出願に基づいてパリ優先権を主張して当該国へ出願していることと同じになる。
そして、優先権における発明の同一性の具体的手法については優先権が主張された国の行政機関又は司法機関が判断する８）。例えばヨーロッパ特許庁では、日本と同様、優先権の効果の範囲は新規事項の例によって判断され（EPC第87条、G2/98）、また、基礎出願が実施不可能であった場合、優先権の効果は生じない（T81/87）。また、例えば米国特許庁においても同様であり、優先権の効果の範囲は新規事項の例によって判断され、また、米国特許法112条（a）の記載要件および実施可能要件を満たしていなければ優先権の効果は認められない。
したがってPCT国際出願においては実施例を追加すると、その後、ヨーロッパまたは米国への移行した出願では、日本と同様に、その実施例に関する請求項の優先権は認められない可能性がある。また、3.1（４）（ｃ）に記載したように、基礎出願において実施可能要件が満たされているのに、それに基づく優先権を主張したPCT国際出願において実施例を追加してしまうと、少なくとも日本、ヨーロッパ特許庁、米国特許庁において優先権の効果が認められないと考えられる。つまり、PCT国際出願において実施例を追加しなければ優先権が認められたものの、実施例を追加したために優先権は認められず、かえってデメリットが生じる可能性があると考えられる。
５．おわりに
本稿では主に国内優先権主張出願を行う際に注意すべきことを、出願の目的別に整理して示した。
国内優先権主張出願またはPCT国際出願を行う場合、上記以外に注意すべきこととして、基礎出願後に出願に係る発明について自ら公開する行為（例えば学会発表を行う行為や顧客にサンプルを提供する行為）が挙げられる。国内優先権主張出願またはPCT国際出願を行うと、その優先権が効かない部分に対して、当該行為が新規性だけではなく、進歩性を否定する引例になりえることを認識しておく必要がある。
引用文献等
８）ボーデンハウゼン「注解パリ条約」54頁（AIPPI、1976年）