明細書中に「本発明」と書いたらダメなの?

こんにちは、知財実務情報Lab. 管理人の高橋政治(弁理士・技術士)です。

 

本日は明細書の書き方に関することです。

 

言うまでもなく明細書は「本発明」を説明するための書類ですが、この明細書に「本発明」という文言を使うべきではない、という考え方が米国では広く受け入れられています。

 

この考え方を支持する理由は、『「発明」という文言を用いるとその特徴がクレームの一部であると解釈されてしまう、すなわちクレーム範囲が限定解釈されてしまう可能性があるから』というものです。

 

したがって、日本の明細書においても、将来、パリ優先権を主張して米国へ出願することを見越して、日本語明細書中に「本発明」という文言を用いないという実務は広く受け入れられており、実際、「本発明」という文言を用いていない明細書は多々存在します。

 

それでは「本発明」について説明する明細書において「本発明」について説明するときに、「本発明」という文言を用いずに、どうすればよいのでしょうか?

 

お知らせ

以前と比べて、最近は外国出願するケースが増えていますよね。

外国の中でもどこの国に出願するかですが、やっぱり、米、欧、中、韓が多いですよね。これらの主要国は、今も昔も外せません。

ここで1つ困ったことは米、欧、中、韓の中間対応の方法が異なるということですね。

その違いを理解していないと、うまく権利化できません。

そこで、米、欧、中、韓の中間対応の違いをしっかり理解したいなぁ、と考え、これを解説するセミナーを企画しました。

 

詳しくは以下をご参照ください。↓

 

「本発明」という文言を使わず、代わりに「本開示」、「実施形態」のような文言を用いるべき、とのです。

 

しかしながら『「発明」という文言を用いたためにクレームが限定解釈された裁判例』をいくつか読んで見ると、いずれも明細書中に本発明を限定解釈され得る記載があるものでした。

 

つまり、簡単に言えば、独立請求項(請求項1)として「A+B」の発明が記載されており、従属請求項(請求項2)として「A+B+C」の発明が記載されているために、明細書には「本発明はA+Bである。本発明はA+B+Cであることが好ましい。」のように記載しなければならないところ、誤って、明細書に「本発明はA+B+Cである」と記載されていたために、本発明はA+B+Cであると限定解釈されたものが全てでした。

 

私は『「発明」という文言を用いたためにクレームが限定解釈された裁判例』の全てを読んで分析したわけではないですが、少なくとも日本語で紹介されているいくつかの裁判例はいずれも上記の通りでした。

 

ここから考えれば、「本発明」という文言を使ったから発明が限定解釈されたのでなく、明細書中に本発明が限定解釈されても仕方がない記載がなされていたために限定解釈されたに過ぎないとも考えられます。

 

実際のところ、「発明」または「本発明」という文言を用いると発明が限定解釈されるとの考え方に異を唱える米国代理人も存在します。Gene Quinn氏「 Does the term “Invention” in the Specification Limit the Claims?」(明細書中のInvention なる用語はクレームを限定するか?)を参照して下さい。

 

  

しかし、それでも、上記のような考え方が広まっているのは、「明細書作成者がミスをした時のリスクを下げること」を考慮しているのではないかと私は考えています。

 

例えば前述のように、独立請求項(請求項1)として「A+B」の発明が記載されており、従属請求項(請求項2)として「A+B+C」の発明が記載されているために、明細書には「本発明はA+Bである。本発明はA+B+Cであることが好ましい。」のように記載しなければならないところ、誤って、明細書に「本発明はA+B+Cである」と記載してしまうと、本発明はA+B+Cであると限定解釈されてしまう可能性が生じます。

 

一方、請求項は同様であっても、明細書には「開示はA+B+Cである」や「実施形態の一つはA+B+Cである」と記載されている場合、本発明がA+B+Cであると限定解釈される可能性は相対的には低くなるかもしれません。

 

 

上記から、明細書中において「本発明」という文言を用いるのであれば、その特許出願において最も広い発明である独立請求項(通常は請求項1)のみを指し、好ましい態様は「本発明」そのものではないことが理解できるように記載しなければならないと言えます。

ただし、これは『「本発明」という文言を用いるべきか』という問題とは無関係に、当然のこととも言える。
 

なお、「本発明」という文言を用いず、「本開示」や「実施形態」という文言を使ったからと言って、本発明(独立請求項)と好ましい態様(従属請求項)とを区別せずに適当に記載してよいということではありません。

 

万が一の記載ミスがあったとしても助かる確率が多少は高いかもしれない、という程度であることを認識しなければなりません。

 

 

最後に、『明細書中において「本発明」という文言を用いる場合、最も広い発明である独立請求項(通常は請求項1)のみを指す』に関する注意点を記します。

 
[特許請求の範囲]の記載が次のような内容であったとします。

 

[請求項1]Aを含む活性炭
[請求項2]さらにBを含む、請求項1に記載の活性炭。
[請求項3]請求項1に記載の活性炭を含む消臭剤
[請求項4]請求項1に記載の活性炭を用いる、消臭剤の製造方法。

 

ここで請求項1および2から「本発明はAを含む活性炭である。本発明の活性炭はAに加えてBを含むことが好ましい。」と記載することについては問題ないと思います。

 

それでは請求項3についてですが、「本発明の活性炭を含む消臭剤」と記載することは問題ないとしても、「本発明の消臭剤」と記載してよいのでしょうか?

 

この場合、「本発明の活性炭」と「本発明の消臭剤」とが混在することになるので、「本発明」は活性炭ではなく、消臭剤であると判断される可能性が生じるかもしれません。

 

よって、「本発明の消臭剤」ではなく、「本発明の活性炭を含む消臭剤」と記載した方がベターでしょう。

 

次に請求項4について「本発明の活性炭を用いる、消臭剤の製造方法」と記載することは問題ないとしても、これでは文章が長くなってしまうため、これを「本発明の製造方法」と記載したくなるかもしれません。

 

それでは「本発明の製造方法」と記載した場合、これと「本発明の活性炭」とが共存することによってデメリットが生じるのでしょうか。

 

おそらくこの疑問へ明確な回答を持ち合わせている人はいないでしょう。強いて言えば、デメリットが生じる可能性がゼロ%と言い切れないので「本発明の製造方法」と記載しない方がよいのではないかという回答になるのでしょう。

 

よって上記の場合に「本発明の製造方法」と記載したくない場合は、「本開示の製造方法」や「本発明の実施形態である製造方法」と記載したり、『「本発明の活性炭を用いる、消臭剤の製造方法」は、以下において単に「消臭剤の製造方法」と記す』のように定義を記載したりするとよいでしょう。

 

ただし、上記の例のように、[特許請求の範囲]の中に[請求項1]として物の発明が記載され、[請求項4]として製造方法の発明が記載されている場合、米国では通常、単一性がないと判断され、審査の前に[請求項1]と[請求項4]とのどちらを審査するかを選択させられることになるでしょう。例えば[請求項1]の物クレームを選択すれば、[請求項4]の製造方法クレームについてはその特許出願においては審査されません。よって、「本発明の製造方法」と「本発明の活性炭」との文言が共存することによるデメリットは生じないとも考えられます。

 

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