東南アジアの企業・大学との共同出願にあたって（第１国出願義務、新喪例に注意）

　

こんにちは、知財実務情報Lab. 専門家チームの石川勇介（日本弁理士、元ジェトロ・バンコク事務所）です。

　

今回は、最近、ご相談やお問合せが増えてきている「東南アジアの企業・大学との共同出願にあたって」についてご紹介したいと思います。

　

以下、下記の項目に沿ってご説明します。

１．はじめに

２．第１国出願義務がある国

３．新規性喪失の例外がほぼ射止められない国

４．まとめ

　

　

１．はじめに

近年、「オープンイノベーション」の必要性の高まりを受けて、日本国内に留まらずクロスボーダーでの複数企業、大学等を主体とする「共同研究・開発」が行われています。国境を越えて複数の企業・大学等が「共同研究・開発」を行う場合、成果として創出された「知的財産の取扱い」については注意を必要とします。

　

知的財産に関わる法律は、国際条約を除いて「属地主義」であることから、知的財産が創出される国によって取り扱いが異なるためです。

　

例えば、日本企業が、投資先として注目が高い「マレーシア」の企業や大学と共同研究を行い、研究成果について共同で特許出願を行う場合には、日本とは異なる「マレーシアの特許制度」について留意する必要があります。

　

後述するように、マレーシアでは「第１国出願義務制度」があるため、マレーシア居住者が発明者の一人である場合には、最初にマレーシアに特許出願する必要があり、最初に日本で特許出願することができないのです。

（なお、日本の第１国出願義務のように「特定技術分野に限る」といった要件はなく、「全ての技術分野」に適用されます。）

　

また、東南アジアの国（例えばタイ）によっては、研究成果をいち早く学会で発表したい、開発した製品を公表したいといったときに「新規性喪失の例外制度（グレースピリオド）」を利用できない（制度はあっても条件のハードルが高くて利用できない）ことがあります。

（もちろん、新規性喪失の例外はあくまで例外の制度であるため、公知になる前に特許出願を済ませておくことがベストです。）

　

そこで、今回は、最近増えてきている「東南アジア」の現地企業・大学との共同研究・開発にあたって、あるいは現地企業との合弁会社による共同研究・開発にあたって、これら成果を「特許出願する場合の主な留意点」について、ご説明したいと思います。 　具体的には、アセアン主要６カ国（タイ、インドネシア、ベトナム、マレーシア、シンガポール、フィリピン）における「第１国出願義務がある国」、「新規性喪失の例外がほぼ認められない国」についてご説明したいと思います。

　

　

２．第１国出願義務がある国

「第１国出願義務」とは、その国で完成した発明等を外国に特許出願する前に、最初にその国に出願することが義務付けられる制度です。

第１国出願義務が課されている主要国としては、米国、中国、インド、ロシア、フランス等があります。

なお、「アセアンの第１国出願義務」の詳細については、『過去の記事』でご説明しましたので参考にして下さい。

ここでは、アセアン主要６カ国での「第１国出願義務の有無、対象、違反した場合の措置」についてまとめたものをご紹介します。

　

　

「アセアン主要６カ国の第１国出願義務のまとめ

　

特に留意すべき点としましては、第１国出願義務を課すベトナム、マレーシア、シンガポール全てにおいて、「発明の少なくとも一部」が「現地」によって又は「現地居住者」によって創出されれば、第１国出願義務が適用されてしまう点と考えます。

　

また、発明者又は出願人の一部が「ベトナム人」、「マレーシア居住者」、「シンガポール居住者」である場合には、発明の場所を問わず適用されますので注意が必要です。

　

そのほか、ベトナムでは罰金だけでなく「刑事罰」を受ける可能性があることから、うっかり再犯を繰り返す事態は避けるべきと考えます。

　

３．新規性喪失の例外が認められない国

続いて、アセアン主要６カ国での「新規性喪失の例外規定」についてまとめたものをご紹介します。

なお、「発明の新規性喪失の例外規定」とは、本来、特許出願より前に公開された発明は新規性が喪失されて特許を受けることができませんが、展示会への出展等によって自らの発明を公開してから１年以内に特許出願をした場合には、例外的にその公開によって、その発明の新規性が喪失しないものとして取り扱う規定です（日本特許法第３０条）。

　

　

「アセアン主要６カ国の新規性喪失の例外規定のまとめ

日本特許法30条、タイ特許法第6条、19条、インドネシア特許法第6条、ベトナム知財法第60条、 　　　シンガポール特許法第14条、マレーシア特許法第14条、フィリピン知財法施行規則 規則205

　

　

ベトナム、シンガポール、マレーシア、フィリピンでは、日本と同様に、「自己による開示」、「不正による第三者の開示（意に反する開示）」ともに広く例外適用が認められています。また「グレースピリオド」についても、その行為に至った日から１２カ月以内の特許出願について例外適用が認められます。そのため、例外適用を受けるハードルは低いものと考えます。

　

他方で、タイでは、「自己による開示」について国際博覧会、公的機関の博覧会での展示でしか例外適用を認めておらず、しかも国際博覧会、公的機関主催の博覧会に該当するか否かにつき厳格に判断されるようです。そのため、例外適用を受けるハードルは相当高く、本制度を当てにできないと考えます。

　

また、インドネシアについても、「自己による開示」について公の展示会、学会等での開示しか例外適用を認めておらず、また「グレースピリオド」について６カ月と短く規定されています。そのため、例外適用を受けるハードルが比較的高いと考えます。

　

なお、新規性喪失の例外適用を受けるハードルが相当高い国としては、欧州、中国、ドイツ等があります。

　

４．まとめ

以上、アセアン主要６カ国において現地企業・大学と共同で特許出願を行うにあたっての留意点として、「第１国出願義務がある国」、「新規性喪失の例外がほぼ認められない国」についてご説明しました。

　

実際に「マレーシア」や「シンガポール」の現地企業・大学と共同出願を行うことになったときは、下記の出願パターンが想定されます。

　

「パターン１」として、日本の弁理士に日本語で特許出願のドラフトを作成依頼し、ドラフト完成後に英語翻訳（現地語翻訳）を行ってから、現地代理人を通じて出願手続を済ませることが考えられます。

　

その場合には、追って日本でも優先権を利用して特許出願するならば良いのですが、日本に出願を予定していない場合に翻訳代がかかってしまうこと、また、ドラフト完成（概ね１カ月程度）から、翻訳文完成（概ね１～１．５カ月程度）、現地代理人に出願依頼（概ね数週間程度）まで想定以上に日数を要することがあります。

　

なお、英語で明細書を作成できる日本弁理士に依頼すれば、翻訳文の作成期間については短縮できそうです。

　

「パターン２」として、現地の代理人に英語（現地語）で特許出願のドラフトを作成依頼し、そのまま現地で出願手続を済ませることが考えられます。

　

その場合には、現地での出願手続までの日数を短縮できそうです。また、日本に出願しない場合（日本語翻訳を必要としない場合）、コストの削減を図ることもできそうです。

　

他方で、相当信頼のおける現地代人にドラフト作成を依頼する必要があります。また、英語（現地語）でドラフト確認をする必要があります。日本にも出願する場合には、現地で出願手続した後に日本語翻訳を準備すれば良いですが、そうすると「パターン１」と左程コストは変わらなくなりそうです。

　

なお、マレーシア、シンガポール、ベトナムの「第１国出願義務制度」によれば、上記共同出願について日本にＰＣＴ国際出願を最初にすることはできないと考えます（現地に最初に出願していないため）。他方で、マレーシア居住者との共同発明について、マレーシアにＰＣＴ国際出願を最初にすることは可能と考えます。

　

以上、アセアンの企業・大学との共同出願にあたって、アセアン各国の独特な知財制度がある点、また想定した以上に日数を要する可能性がある点等について、留意しておく必要があります。

　

今回の情報が東南アジアにおける知財実務においてご参考になれば幸いです。